Le Blog du Droit Européen des Brevets

T1336/09 : les observations de tiers peuvent être anonymes

2012-01-27T06:00:00.001+01:00

Il y a quelques semaines, j'avais consacré un billet à la décision T146/07 dans laquelle la Chambre de recours avait refusé d'admettre des observations de tiers tardives et anonymes. A ses yeux, la R.50(3) CBE, qui exige de signer les documents soumis, s'applique aux observations de tiers.

Dans l'affaire T1336/09, une autre Chambre a été confrontée à la soumission d'observations de tiers anonymes 4 jours ouvrés avant la procédure orale, dans le cadre d'une procédure de recours sur examen.

La Chambre note que la décision du Président du 10 mai 2011 sur la création d'un portail de soumission d'observations de tiers permet à ces dernières d'être déposées de manière anonyme.
Même si la Chambre n'est liée que par la CBE, ces dispositions sont en ligne avec des décisions antérieures des Chambres de recours (T258/05, T735/04).

Les seules exigences imposées aux observations de tiers (R.114(1) CBE) sont qu'elles doivent être rédigées dans une langue officielle et être motivées. Cela constitue le minimum pour qu'elles puissent être communiquées au déposant.
La R.50(3) CBE ne s'applique pas directement aux observations de tiers. En fait, la référence dans la règle à "the party concerned" (en français : l'intéressé) indique que la règle concerne les parties à la procédure, ce que ne sont pas les personnes ayant déposé des observations.

La Chambre connaît la décision T146/07, mais considère qu'elle concerne une situation différente, en l'occurrence une procédure inter partes. Dans une procédure ex parte, le risque que les observations anonymes cachent en fait un abus de procédure n'existe pas.

Les observations de tiers sont donc introduites dans la procédure.

MAJ : je vois qu'Oliver a aussi consacré un billet à cette décision.

Sur la Toile

2012-01-26T06:00:00.000+01:00

Juridiction européenne unique : la Commission européenne tape du poing sur la table, en reprochant à Paris, Berlin et Londres de ne pas se mettre d'accord sur le siège de cette future Cour, nous relatent Le Point et l'Usine Nouvelle.

Le Wall Street Journal rapporte que la valeur du portefeuille de brevets de Kodak (en faillite) vaudrait 2,6 milliards de dollars.

L'OEB annonce qu'en dépit de la crise, le nombre de dépôts (demandes européennes et demandes PCT déposées auprès de l'OEB) a battu un nouveau record, avec 243 000 demandes reçues par l'OEB, soit une hausse de 3%. Le nombre de brevets délivrés a crû quant à lui de 7% par rapport à l'an passé. Le classement des 50 principaux pays déposants n'est que peu modifié par rapport à celui de 2010. On peut noter une hausse très importante des dépôts en provenance de Chine (+27%), du Japon (+12%) et de Corée du Sud +(8%) et une baisse marquée des dépôts d'entreprises britanniques (-9%) et néerlandaises (-13%). La France progresse de 1,6% et conserve la 6ème place.

Le site "trilatéral" de coopération publie un guide de 95 pages appelé "Catalogue of Differing Practices" et éclairant les divergences de pratiques entre les 5 principaux offices de brevet (OEB, USPTO, JPO, KIPO, SIPO). Un document très complet balayant tous les domaines, depuis l'interprétation des revendications jusqu'à l'approche suivie en matière d'activité inventive en passant par les questions de forme, mais qui gagnerait en lisibilité en étant mieux présenté.

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T2291/08 : est-il juste que le premier examinateur de la division d'opposition soit aussi celui de la division d'examen ?

2012-01-25T06:00:00.001+01:00

Cette décision un peu ancienne avait échappé à ma vigilance au moment de sa parution (elle n'avait toutefois pas échappé aux yeux de lynx d'un confrère blogueur). Elle a été commentée il y a peu par Privat Vigand dans la revue Propriété Industrielle.

Avant la délivrance, la demande avait d'abord été rejetée, décision renversée par la Chambre de recours 3.2.2 dans la décision T1190/01.
Une opposition a ensuite été formée sur les motifs des Art 100 a) et b) CBE.
La division d'opposition a introduit de son propre chef une objection au titre de l'Art 100 c) CBE, et révoqué le brevet sur ce motif.

La Chambre 3.2.3 s'interroge : la division d'opposition a-t-elle correctement exercé son pouvoir discrétionnaire ?
Selon les décisions G9/91 et G10/91, une division d'opposition peut, à titre exceptionnel, examiner d'autres motifs d'opposition que ceux soulevés par les opposants, s'ils semblent de prime abord s'opposer au maintien du brevet européen.
La Chambre remarque que la Chambre 3.2.2 avait jugé que les revendications étaient conformes à l'Art 123(2) CBE. Si cette décision ne lie pas la présente Chambre, son existence rend l'objection au titre de l'Art 100 c) peu pertinente à première vue.
L'introduction de ce nouveau motif constitue par conséquent un vice de procédure, justifiant en outre le remboursement de la taxe de recours.

La titulaire a également requis que l'affaire soit renvoyée devant une division d'opposition de composition différente, arguant de ce que le premier examinateur semblait manifester une attitude négative incontestable vis à vis de la brevetabilité de l'invention. La Chambre fait remarquer que le fait qu'un examinateur n'ait pas le même avis qu'une partie n'est pas un motif suffisant pour requérir un changement de composition. En outre, l'affectation des dossiers dépend des directeurs des départements de première instance.
Toutefois, dans la présente affaire, la Chambre a des doutes sur l'impartialité de la division d'opposition, qui suffisent en soi à déclarer la décision nulle. Elle recommande donc un changement dans la composition de la division d'opposition.

La Chambre se demande de manière plus générale si l’organisation actuelle, dans laquelle le même examinateur établit le rapport de recherche et remplit la fonction de premier examinateur à la fois dans la division d'examen et d'opposition peut être considérée comme juridiquement juste. L'opposition est une procédure indépendante, et conserver le même premier examinateur peut conduire à une continuité d'opinion qui brouille cette indépendance.

Décision T2291/08

T2196/09 : demi-tour interdit

2012-01-23T06:00:00.001+01:00

La requête principale, qui avait été déposée avec le mémoire de recours, était de portée plus large que la requête principale ayant fait l'objet de la décision de la division d'examen.

Cela ne convient pas à la Chambre, qui rappelle que le rôle de la procédure de recours est de vérifier le bien fondé d'une décision de première instance, et que si de nouvelles requêtes peuvent à titre exceptionnel être admises dans la procédure de recours, cette dernière n'a pas pour but de donner au requérant l'opportunité de remanier ses revendications comme il l'entend.

La requête principale sur laquelle la division d'examen a pris sa décision contenait une caractéristique précisée plus en détail dans les requêtes subsidiaires. La suppression de cette caractéristique au stade du recours n'aborde pas et ne surmonte pas les objections soulevées par la division d'examen, et revient à un stade très antérieur de la procédure d'examen. Les revendications proposées en recours sont en effet plus proches de celles déposées initialement que de celles sur laquelle la décision se base.

La requérante aurait pu déposer ces requêtes lors de la procédure orale d'examen, mais avait de bonnes raisons de penser qu'elle ne seraient pas admises par la division d'examen.

La Chambre, exerçant son pouvoir discrétionnaire de l'Art 12(4) RPCR, n'admet pas cette requête.

Décision T2196/09

L'invention de la semaine

2012-01-20T06:00:00.000+01:00

Pour amuser les petits et les grands, une marionnette à fixer sur votre hallux (gros orteil). Nécessite un certain entraînement...

T1730/09 : "consisting essentially of"

2012-01-18T06:00:00.000+01:00

L'objet de la requête examinée avait pour objet

a viscoelastic fluid consisting essentially of (1) an aqueous medium; (2) a surfactant represented by the formula (I);

and (3) a member selected from the group consisting of organic acids, inorganic salts, and combinations of one or more organic acids with one or more inorganic salts; wherein saif fluid exhibits the property of viscoelasticity"

L'Opposante avait soulevé une objection de défaut de clarté à l'encontre du terme "consisting essentially of". Ce terme ne figurant pas dans les revendications du brevet tel que délivré, la Chambre accepte d'examiner cette objection.

La Chambre rappelle que conformément aux décisions T759/91 et T522/91, l'expression "consisting essentially of", contrairement à "comprising substantially", a un sens défini grâce au caractère non équivoque des termes "consisting of". Ces décisions se réfèrent à la décision T472/88 qui a jugé que l'expression "consisting essentially of" était claire et autorisait la présence supplémentaire d'autres composants, pourvu que les caractéristiques essentielles de la composition revendiquée ne soient pas matériellement affectées.

Même si le mot "essentially" ne définit pas précisément les teneurs en composants additionnels, l'expression "consisting essentially of" permet à la composition revendiquée, qui doit être viscoélastique, de contenir d'autres composants qui n'affectent pas matériellement les caractéristiques viscoélastiques de la composition, par exemple des quantités minimes d'impuretés.

La décision T728/98, citée par l'Opposante, concerne la clarté d'expressions différentes telles que "substantially pure" et "substantially free of" (jugées peu claires), qui ne contiennent pas le mot "essentially". Les décisions T759/91 et T522/91 sont donc plus pertinentes.

Décision T1730/09
Lire le commentaire dans le blog K's Law.

J22/10 : en matière d'extension, la Chambre n'est pas compétente

2012-01-16T06:00:00.000+01:00

Après l'entrée en phase européenne de sa demande PCT, la demanderesse a désigné les 5 pays d'extension, en payant les taxes d'extension, accompagnées de surtaxes pour paiement tardif.

La section de dépôt a ordonné le remboursement de ces taxes, au motif que les lois nationales encadrant la procédure d'extension n'établissaient que le montant des taxes d'extension. Les lois nationales sont devenues obsolètes avec l'entrée en vigueur de la CBE 2000 et la suppression de la R.85bis(2) CBE.

La demanderesse a formé un recours contre cette décision.

Le recours est rejeté comme irrecevable.
Une décision prise par l'OEB dans le cadre de ses obligations au regard des accords d'extension n'est pas basée sur la CBE elle-même mais sur lesdits accords. Une telle décision n'est donc pas du ressort des Chambres de recours. Les Chambres ne sont pas compétentes pour juger une affaire qui n'est gouvernée que par un système juridique étranger.

A noter que depuis le 1er janvier 2010, l'OEB a réintroduit un délai supplémentaire de 2 mois pour le paiement des taxes d'extension, moyennant une surtaxe de 50%. Dans l'affaire jugée ici, les paiements ont été effectués en 2008...

Décision J22/10

Offre d'emploi

2012-01-13T16:42:00.001+01:00

cherche

ingénieur brevets (h/f)

dans les sciences du vivant

ayant une première expérience en matière de propriété industrielle, en cabinet ou bien dans l’industrie.

Le candidat recherché aura en charge le suivi des procédures d’examen et de délivrance de demandes de brevet européen, la rédaction de nouvelles demandes de brevet (français et européen), le suivi de procédures d’opposition/recours auprès de l’OEB, l’étude de validité de brevets et apportera son conseil à une clientèle internationale.

Le poste, basé à Lyon, est à pourvoir rapidement.

Formation d'ingénieur ou universitaire.
Français et anglais courants (à l'écrit comme à l'oral) indispensables.
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Qualification EQE ou en préparation appréciée.
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Veuillez adresser votre candidature à :
Ernest Gutmann-Yves Plasseraud SAS
88, Boulevard des Belges
69452 Lyon Cedex 06

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Ernest Gutmann-Yves Plasseraud SAS

is seeking for its branch office in Lyon, FRANCE:

a Life Science PATENT ATTORNEY (m/w)

The duties of the successful candidate will involve drafting and prosecuting European and French patent applications, handling EPO oppositions and appeals, performing validity and infringement assessments, as experience and qualifications permit, and providing advice to an international clientele. The technical fields concerned include animal and plant biology, biochemistry, immunology, pharmaceutical sciences and genetics.

The ideal candidate will have an excellent educational background to at least degree level in a LIFE SCIENCE and experience of working in the patent field, either in private practice or in industry. The candidate will be a qualified European Patent Attorney, or will be in the process of completing the European qualification. A French national qualification would be advantageous.

Fluency in French and English is indispensable. German is a plus.

If interested, please contact:
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L'invention de la semaine

2012-01-13T06:00:00.000+01:00

US 1,749,090

Dispositif pour obtenir les aveux des criminels et les enregistrer. L'apparition du squelette est censée impressionner le criminel, qui se confessera de son crime.

T2375/10 : les divisions d'examen doivent aussi appliquer l'approche problème-solution

2012-01-11T06:00:00.000+01:00

La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive au motif que le problème technique n'était pas résolu dans toute la portée revendiquée. Plus précisément, la division d'examen avait motivé sa décision comme suit :

In the current application, the technical effect of pressure reduction in a wellbore fluid is only demonstrated for graphite as the resilient material. However, neither such technical effect nor an appreciable volume compressibility has been shown for the other cited materials, nor is the existence of such volume compressibility credible for non gas containing materials like an elastomeric material or natural rubber.

Therefore, the selection of materials recited in the method of claim 1 cannot solve the posed technical problem in its entire breadth.
Therefore claim 1 does not involve an inventive step in the sense of Art. 56 EPC.

La Chambre rappelle qu'une motivation correcte doit contenir une chaîne logique d'arguments. Les faits et arguments essentiels doivent être discutés en détail. En ce qui concerne l'Art 56 CBE, la motivation doit contenir un examen de la question de l'évidence au regard de l'art antérieur.

Dans la décision attaquée, aucune référence à un art antérieur n'est faite, et la division d'examen, après avoir trouvé que le problème n'était pas résolu, n'a pas essayé de reformuler le problème technique et d'évaluer l'évidence de la solution apportée au problème reformulé.

La décision est annulée pour vice de procédure et la taxe de recours est remboursée.

Moralité : les divisions d'examen doivent appliquer l'approche problème-solution... comme le ferait un candidat à l'épreuve B ou C.

Décision T2375/10
Lire l'article consacré à cette décision sur le blog K's law

Novartis contre Actavis

2012-01-09T06:00:00.001+01:00

La société Novartis est titulaire d'un brevet EP 0 443 983 (maintenant expiré) et d'un CCP couvrant le valsartan, produit luttant contre l'hypertension.

La société Actavis commercialise un médicament comprenant le valsartan en association avec de l'hydrochlorothiazide.

Considérant qu'Actavis contrefaisait son CCP, Novartis a lancé des actions en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche et en Norvège.

La protection conférée par un CCP est régie par les Articles 4 et 5 du Règlement 469/2009.
Selon l'Article 4, "dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat."
En vertu de l'Article 5, "sous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations."

En France, la Cour d'appel (contredisant les juges de première instance) a jugé que le CCP ne couvre que le produit couvert par l'AMM, qui n'est pas le principe actif en tant que tel. Si le produit "valsartan + hydrochlorothiazide" contient bien le valsartan, il ne s'agit pas du produit "valsartan" en tant que tel, mais d'un autre produit.
La demande d'interdiction provisoire a donc été rejetée.

Les tribunaux norvégiens et autrichiens ont au contraire donné raison à Novartis, considérant que la simple présence de valsartan entrainait la contrefaçon du CCP.

Les juges anglais (et allemands) ont quant à eux préféré demander à la CJUE de trancher cette question d'interprétation du règlement.

La question préjudicielle posée à la CJUE (affaire C-442/11) par la High Court of Justice est la suivante :

Lorsqu'un certificat complémentaire de protection a été délivré pour un produit tel que défini par le règlement (CE) n° 469/2009 pour un principe actif, les droits conférés par ce certificat conformément à l'article 5 dudit règlement et portant sur l'objet tel que défini à l'article 4 sont-ils violés:

- par un médicament qui contient ce principe actif (en l'occurrence du valsartan) associé à un ou plusieurs autre(s) principe(s) actif(s) (en l'occurrence de l'hydrochlorothiazide);

ou

- seulement par un médicament qui contient ce principe actif (en l'occurrence du valsartan) en tant que principe actif unique?

L'invention de la semaine

2012-01-06T06:00:00.000+01:00

Pour bien débuter l'année, une méthode de conservation des morts dans un bloc de verre.

T193/07 : pas affecté, pas de recours

2012-01-04T06:00:00.001+01:00

L'Opposante 2 avait formé un recours contre la décision de révocation du brevet.
Dans le mémoire de recours, ce dernier était qualifié de "subsidiaire", et "réputé non formé si le Breveté lui-même n'a pas formé de recours ou retiré son recours avant le dépôt de son mémoire".

Il semblerait que l'Opposante 2 ait voulu avoir un statut de Requérante, et non d'Intimée, afin de pouvoir le cas échéant poursuivre la procédure de recours au cas où la Titulaire-Requérante retire son recours. L'Opposante 2 voulait-elle forcer la Chambre à prendre une décision motivée, qu'elle aurait pu utiliser dans le cadre d'actions en contrefaçon ?

En tout état de cause, et quelles qu'aient été les intentions réelles de l'Opposante, la Chambre rejette sans surprise le recours comme irrecevable, l'Opposante n'ayant pas été affectée par la décision de première instance, comme l'exige l'Art 107 CBE.

Décision T193/07

T2290/08 : faute de requêtes...

2012-01-02T06:00:00.001+01:00

De plus en plus souvent, des brevets sont révoqués par les Chambres de recours au motif qu'aucune requête n'est admise dans la procédure, toutes ayant été déposées tardivement.
Cela résulte de l'application des articles 12 et 13 du Règlement de Procédure des Chambres de recours (RPCR).

Cette décision illustre l'application de ces règles.
Au début de la procédure orale, la Titulaire a retiré sa requête principale et ses requêtes subsidiaires 1 et 2, si bien que la requête subsidiaire 3 devenait requête principale.
Cette requête avait été déposée 20 mois après le dépôt du mémoire de recours (alors qu'il doit contenir l'ensemble des moyens invoqués), 4 mois après la convocation à la procédure orale et seulement 2 mois avant cette dernière.

L'admission de cette requête dépend donc du pouvoir discrétionnaire de la Chambre, en application de l'Art 13(3) RPCR: Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

L'invention avait pour objet une composition pour teinture comprenant un polymère cationique choisi parmi les polymères (i) à (xiii).
Le débat quant à l'activité inventive était essentiellement basé sur des essais comparatifs fournis par l'Opposante et portant sur les composés (iii), (iv) et (vi), censés prouver l'absence d'effet.
Or, la requête déposée tardivement ne portait plus que sur les composés (ii) et (v).

L'Opposant se trouvait donc confrontée peu de temps avant la procédure orale à une situation factuelle nouvelle puisqu'il ne pouvait plus s'appuyer sur ses essais comparatifs, et, pour poursuivre sa ligne d'argumentation, aurait dû concevoir de nouveaux essais, ce qui, à deux mois de la procédure orale, le plaçait dans une situation délicate et aurait nécessité un report de la procédure orale.

La requête principale n'est donc pas admise, et faute de requêtes, le brevet est révoqué.

Décision T2290/08

L'invention de la semaine

2011-12-30T06:00:00.000+01:00

Pour faire sensation lors du réveillon, servez le champagne en vous aidant de cet ingénieux dispositif.

US 5,966,743

T1867/08 : représentation par un avocat

2011-12-28T06:00:00.000+01:00

Un peu plus d'un mois avant la procédure orale, la mandataire de la Titulaire a envoyé un pouvoir autorisant M. J., avocat allemand, à représenter la Titulaire, en vertu de l'Art 134(8) CBE.

Lors de la procédure orale, la Division d'opposition a refusé à M. J. le droit de s'exprimer, faisant référence d'une part au fait que le courrier en question n'était pas dans leur dossier, et d'autre part au fait que ce courrier avait été envoyé après la date impartie selon la R.71bis CBE1973. La Division d'opposition a considéré M. J. comme personne accompagnant le mandataire et non annoncée en temps utile (G4/95).

Aux yeux de la Chambre, il s'agit d'un vice substantiel de procédure, justifiant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

Toutes les conditions pour que M. J. puisse représenter la Titulaire étaient réunies : M. J. est avocat, établi dans un état contractant, et dûment autorisé par le pouvoir, signé par le mandataire agréé.
Ce dernier avait un pouvoir général depuis 1997, l'autorisant lui-même à signer un pouvoir de représentation.

Le fait que le pouvoir ait été fourni "tardivement" n'est pas pertinent : la R.71bis CBE1973 s'applique à la production de documents écrits, aux faits et preuves, mais pas aux pouvoirs.

Le fait enfin que dans une procédure orale ayant trait à un brevet issu d'une divisionnaire du brevet en cause, l'issue ait été identique alors que M. J. avait pu s'exprimer n'a pas non plus convaincu la Chambre... Toute conclusion sur ce qui aurait pu se produire si M. J. avait été autorisé à plaider n'est que pure spéculation.

Décision T1867/08

T1172/08 : Art 123(3) et interprétation de la revendication

2011-12-26T06:00:00.000+01:00

Le brevet tel que délivré revendiquait un procédé de détermination des épitopes de cellules T dans lequel on obtient d'un échantillon de sang humain une solution de cellules dendritiques et de cellules T CD4 ou CD8+ naïves, puis l'on promeut la différenciation dans la solution de cellules dendritiques.

Devant la Chambre, la méthode revendiquait l'obtention d'une solution de cellules monocytes, puis la différenciation des cellules monocytes en cellules dendritiques.

Pour la Titulaire, le brevet tel que délivré ne couvrait pas l'unique exemple, si bien que l'homme du métier aurait compris que les termes de la revendication n'étaient pas cohérents avec le reste du brevet. Il aurait donc interprété la revendication à la lumière de la description, en ne donnant pas au terme "dendritiques" son sens littéral, mais le sens de "monocytes".

L'interprétation de la portée conférée par un brevet au sens de l'Art 69 CBE n'est normalement pas dans les attribution des Chambres de recours, sauf lorsqu'il s'agit d'apprécier la conformité à l'Art 123(3) CBE.
La Chambre est d'accord sur le fait qu'en vertu du protocole interprétatif de l'Art 69, la description doit être utilisée pour interpréter les revendications même si leur sens est parfaitement clair.

Les cellules dendritiques et monocytes sont de type différent. L'homme du métier n'aurait eu aucune raison a priori de donner une autre signification technique aux termes 'cellules dendritiques". Il aurait pu se demander, au vu de l'exemple 1, pourquoi la revendication faisait référence à l'obtention de cellules dendritiques, mais pour la Chambre, le protocole interprétatif de l'Art 69 ne permet pas d'aller aussi loin que la voudrait la Titulaire. Pour cela, il faudrait que l'homme du métier ignore totalement les termes de la revendication 1, cette dernière devenant alors une "coquille vide". Les intérêts des tiers étant totalement ignorés, cela n'est pas acceptable.

Dans l'affaire T108/91, il avait été permis de remplacer un terme totalement incohérent avec l'ensemble du brevet. Dans la présente affaire toutefois, le terme employé est cohérent avec les parties générales de la description, le terme "monocytes" n'étant utilisé que dans l'exemple 1.

Décision T1172/08

Joyeux Noël !

2011-12-24T21:00:00.000+01:00

T146/07 : les observations de tiers doivent être signées

2011-12-23T09:02:00.003+01:00

Des observations de tiers ont été déposées de manière anonyme à un stade très tardif du recours, plus précisément après que la Chambre a décidé d'annuler la procédure orale.

Selon la R.114(1) CBE, les observations de tiers doivent être faites par écrit. Pour la Chambre cela implique (R. 50(3) et R.86 CBE) que les observations doivent être signées afin de permettre l'identification des tiers. Cela est particulièrement important dans le contexte d'une opposition afin de vérifier si les observations sont bien soumises par un tiers, et non par une partie à la procédure. Autrement, une partie pourrait être tentée de déposer des observations anonymes tardives afin d'éviter des conséquences négatives, telles qu'une répartition des frais.

Les observations non signées sont réputées non reçues, en application de la R.50(3) CBE.

La Chambre est consciente que des arguments figurant dans des observations de tiers anonymes peuvent être repris par une partie ou même par l'OEB. Mais en l'absence d'un tel acte de procédure, des observations de tiers anonymes ne doivent pas être prises en considération.

Dans le même temps, le portail de soumission d'observations de tiers fourni par l'OEB permet de les déposer de manière anonyme...

Décision T146/07

C-446/09 : les marchandises en transit ne sont pas des contrefaçons

2011-12-22T06:00:00.000+01:00

La CJUE a été saisie en 2009 de deux questions préjudicielles relatives à l'exercice de droits de PI sur des marchandises en transit (voir mon billet du 7 février 2011).

Dans l'affaire Philips (C-446/09), les douaniers du port d'Anvers avaient retenu un chargement de rasoirs en provenance de Hong Kong, en transit à Anvers, et dont la destinations finale était inconnue, rasoirs contrefaisant des modèles déposés par Philips.
Dans l'affaire Nokia (C-495/09), les douanes de l'aéroport de Heathrow avaient refusé de saisir un lot de téléphones contrefaisant la marque Nokia, en provenance également de Hong Kong et à destination de la Colombie.

La CJUE a tranché ces deux affaires ensemble et a décidé ce qui suit :

Le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999, et le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que:

– des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» au sens desdits règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif;

– ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé;

– pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence d’une telle preuve et des autres éléments constitutifs d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises,

– parmi ces indices peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.

La CJUE confirme ainsi sa jurisprudence antérieure et ne retient pas la théorie de la "fiction de fabrication", selon laquelle une marchandise en transit dans un Etat de l'UE peut être considérée comme ayant été fabriquée dans cet Etat, théorie récemment appliquée par des juges belges et néerlandais.

Lire l'arrêt

J18/08 : correction d'irrégularité après recours

2011-12-20T06:00:00.000+01:00

Je dois la connaissance de cette décision à la revue "Propriété Industrielle", qui l'a commentée sous la plume de Privat Vigand dans son numéro de novembre.

Dans la présente affaire, la demanderesse domiciliée aux États-Unis n'a pas désigné de mandataire lors de l'entrée en phase européenne.
Une notification selon la R.163(5) lui a donc été envoyée, impartissant un délai de 2 mois pour corriger l'irrégularité.
Faute de réponse dans le délai imparti, la section de dépôt a rejeté la demande, en application de la R.163(6) CBE.

La demanderesse, cette fois-ci dûment représentée, a formé recours contre cette décision de rejet.

On aurait pu imaginer que la Chambre de recours juridique aurait rejeté le recours. La procédure de recours a en effet pour objet de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, et dans le cas d'espèce, la décision de la section de dépôt était fondée.

Au contraire, la Chambre décide que puisque les irrégularités basant le rejet ont été corrigées, les motifs du rejet ne sont plus applicables, et fait droit au recours.
D'une manière générale, la Chambre explique que selon l'Art 90(5) CBE une demande est rejetée lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée, à moins que la convention ne prévoie une conséquence juridique différente. Il s'ensuit que si un recours est formé contre ce rejet, la Chambre doit examiner si les irrégularités ont été corrigées ou pas.

Pour la Chambre, ce cas est à distinguer de la situation où la non-observation d'un délai conduit automatiquement à une fiction de retrait. Dans un tel cas, la perte de droit est communiquée au demandeur, qui doit alors requérir une décision, et former un recours contre cette décision. Dans ce contexte, la Chambre se bornera à examiner si la perte de droit était justifiée ou pas. Le recours ne sera fondé que si l'acte avait effectivement été accompli dans les délais.

Ainsi, en cas de rejet par la section de dépôt lors de l'examen des conditions de forme (Art 90 CBE) si aucune réponse n'est faite dans le délai imparti par la R.58 CBE, il faut former un recours et corriger l'irrégularité pendant la procédure de recours, plutôt que de former une requête en restitutio,

Dans le cas d'espèce, il me semble que la poursuite de procédure était également une possibilité, dans la mesure où la R.135 n'exclut pas le délai de la R163(5) (alors qu'il exclut le délai de la R.58).

Décision J18/08

Sur la Toile

2011-12-19T06:00:00.002+01:00

Depuis le 15 décembre, l'OEB lance un programme de signification par voie électronique de certains documents : rapports de recherche européenne et internationale. L'envoi se fait sur le système "Mailbox" accessible sur epoline à l'aide d'une carte à puce. Pour plus de détails, voir la décision du Président et le Communiqué de l'OEB.

L'OEB lance également une plateforme sur internet destinée à recueillir les avis du public intéressé sur les propositions d'évolutions législatives. Une première consultation est ouverte jusqu'au 20.01.2012, qui concerne un projet de future R.53(3) CBE. Si la traduction du document de priorité n'est pas reçu dans le délai imparti, la sanction serait la perte de priorité, l'Art 121 CBE permettant ensuite d'y remédier.

A lire sur le site atlantico, un article en deux parties (partie 1, partie 2) sur les patent trolls.

Concernant le projet de juridiction unifiée, on peut trouver sur le site du Parlement européen un compte-rendu des auditions publiques qui se sont tenues le 11 octobre dernier, et notamment les interventions de Benoît Battistelli, Stephen Jones (Baker & McKenzie LLP), Thomas Kühnen (juge au tribunal de Düsseldorf), Thierry Sueur, Bruno Van Pottelsberghe, et Pierre Véron.
Ce projet suscite de nombreuses réserves de la part des professionnels (FICPI, EPLAW, CCBE), selon le blog IAM, le site Europolitics, et le blog Visae Patentes.
Le ministre des affaires européennes de Pologne a indiqué vendredi dernier qu'un accord sur le projet de juridiction ne sera vraisemblablement pas trouvé en 2011, nous révèlent Business Week, le Wall Street Journal et le site Euractiv.

Stéphane Speich, CPI en Belgique et au Luxembourg, et inscrit sur la listes des personnes qualifiées en PI en France, publie une nouvelle édition de son fascicule sur la déontologie des CPI. Les différents aspects sont abordés sous la forme de 213 questions/réponses. L'ouvrage peut être commandé directement auprès de l'auteur.

Quelles seraient les attributions de la division centrale de première instance ?

2011-12-15T06:00:00.001+01:00

Nous avons vu la semaine dernière que lors du Conseil Compétitivité, les Etats membres n'ont pu se mettre d'accord sur le lieu qui accueillera la future division centrale de première instance de la juridiction unifiée des brevets.
Luxembourg a en revanche été choisie pour accueillir la Cour d'Appel.

Paris est candidate, soutenue par un grand nombre d'associations professionnelles françaises (MEDEF, ASPI, CNCPI...). Paris aurait également été proposée comme solution de compromis par la Présidence Polonaise, solution rejetée par l'Allemagne (laquelle propose Munich) et le Royaume-Uni (lequel propose Londres, voir également ici). Même Milan serait paraît-il candidate.

Mais quel serait le rôle de cette division centrale ?

D'après les projets d'accord accessibles sur le site du Conseil de l'UE (documents 13751/11 et 17539/11), le tribunal de première instance comprendra une division centrale et des divisions locales ou régionales.

Les divisions locales devraient être implantées dans les Etats membres les plus actifs en termes de litiges impliquant des brevets, mais un Etat membre ne pourra en accueillir plus de 3. Les autres Etats membres devront se regrouper autour d'une division régionale, qui pourra se répartir sur plusieurs lieux.

Les divisions compétentes pour un Etat (divisions locales ou régionales) auront à connaître des actions en contrefaçon lorsque l'Etat en question est le domicile d'un défendeur ou le lieu de la contrefaçon.
Lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre, l'affaire pourra être portée devant la division du lieu où s'est produite la contrefaçon ou devant la division centrale.

La division centrale sera également compétente pour connaître des actions principales en nullité et des actions en déclaration de non-contrefaçon.

Dans le cas des actions reconventionnelles en nullité, la division locale ou régionale concernée pourra soit décider par elle-même, avec l'appui d'un juge technicien, soit renvoyer devant la division centrale la question de la nullité, voire même, avec l'accord des parties, l'intégralité de l'affaire.

Les parties peuvent également se mettre d'accord pour porter l'affaire devant la division de leur choix.

T1644/10 : le B9 ne fait pas courir un nouveau délai d'opposition

2011-12-14T06:00:00.001+01:00

Dans la présente affaire, le brevet B1 avait été publié le 22.11.2006, mais les revendications publiées correspondaient aux revendications contenues dans la notification selon la R.51(4) CBE1973 et non à celles proposées par la Demanderesse en réponse à cette même notification.

Après expiration du délai d'opposition, la Titulaire a requis une correction du fascicule (Renseignement juridique 17/90), et un nouveau fascicule B9 a été publié, le 19.03.2008.

Une opposition a alors été formée fin 2008.

La Chambre confirme le rejet de l'opposition pour irrecevabilité prononcé en première instance.

D'une part, elle affirme que le délai d'opposition ne dépend que de la publication de la mention de la délivrance au BEB, et non de la publication du fascicule. C'est la lettre même de l'Art 99(1) CBE.

Ce qui compte est donc bien la publication de la mention de la délivrance. C'est à cette date que la décision de délivrance prend effet (Art 97(3) CBE), et que le brevet européen confère des droits (Art 64(1) CBE). La CBE ne confère aucun effet juridique au fascicule, qui n'est mentionné qu'à l'Art 98 CBE.

La publication au BEB d'un corrigendum au fascicule ne fait pas courir un nouveau délai, même lorsque le fascicule corrigé révèle une portée de protection plus large que le fascicule d'origine.
Cela contredirait en outre le principe de l'unicité du brevet et de la procédure d'opposition.

Le texte qui fait foi est celui auquel fait référence la décision de délivrance et il faut bien distinguer une correction du fascicule d'une correction de la décision de délivrance. Dans le premier cas, le fascicule est mis en conformité avec le contenu de la décision de délivrance, mais la protection conférée n'est pas modifiée. Dans le deuxième cas en revanche, il s'agit d'un changement de fond affectant la portée du brevet.

La Chambre refuse enfin à l'Opposante l'application en sa faveur du principe de protection de la confiance légitime.
L'utilisation de ce principe dans les procédures inter partes en matière de non respect des délais est soumis à l'examen de la balance des intérêts.
La confiance de la Titulaire en le caractère exécutoire et la force juridique de la décision de délivrance n'est pas inférieure à la confiance de l'Opposante en l'exactitude du contenu du fascicule de brevet. Cela serait contraire à l'exigence d'égalité procédurale entre les parties.

Décision T1644/10

C-125/10 : Un CCP peut avoir une durée négative

2011-12-13T06:00:00.001+01:00

Dans la présente affaire, le DPMA avait refusé à la société Merck l'octroi d'un CCP relatif au phosphate de sitagliptine monohydraté, au motif que l'AMM avait été obtenue 4 ans, huit mois et 16 jours après le dépôt du brevet.
Ainsi, le calcul de la durée du CCP, en vertu du règlement 1768/92, aboutissait à une durée négative. Le calcul est en effet le suivant : max (date d'AMM - date de dépôt - 5 ans; 5 ans).

Merck était intéressé par un CCP de durée négative, car depuis le règlement 1901/2006, le CCP peut être prorogé de 6 mois en cas de réalisation d'un plan d'investigation pédiatrique.

La CJUE tranche en faveur de Merck :

L’article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, lu en combinaison avec l’article 36 du règlement n° 1901/2006,

doit être interprété en ce sens que

des médicaments peuvent faire l’objet de la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque la période qui s’est écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne est inférieure à cinq ans.

Dans ce cas, le délai de prorogation pédiatrique prévu par ce dernier règlement commence à courir à compter de la date déterminée en déduisant de la date d’échéance du brevet la différence entre cinq ans et la durée de la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et l’obtention de la première autorisation de mise sur le marché.

Lire l'arrêt