שרטוט 1 מפטנט '412. Control Device 4

פוסט אורח זה, פרי עטה של שרון, מתייחס לפסיקה אמריקאית חדשה הדנה בהגדרה פונקציונאלית של רכיבי האמצאה שנתבעה בפטנט

בפסק-הדין בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 שניתן לאחרונה, אישר בית-המשפט הפדראלי לערעורים בארה"ב בדעת רוב את קביעת הערכאה הראשונה כי תביעות הפטנט בהן ננקט המינוח הפונקציונלי "אמצעי בקרה" ("control means") או "אמצעי בקרה ניתנים לתכנות" ("programmable control means") אינן תקפות, מאחר והיקפן לא ניתן להגדרה ברורה ומדויקת בהעדר תיאור של מבנה מתאים במסמכי הפטנט, כדרישת החוק האמריקאי בסעיף 35 U.S.C. § 112.

הכרעה זו נפלה במסגרת הליך הקרוי "Markman Hearing" שהתקיים בין הצדדים כמקובל בתביעות על הפרה בשנים האחרונות ומטרתו בירור הסוגיות המקדמיות של היקף ופרשנות התביעות, על-מנת שניתן יהיה להמשיך ולבחון בשלב הבא האם "המוצר המואשם" אכן נופל בגדרן.

האמצאה במוקד הסכסוך נוגעת למערכת עירוי נוזלים לגוף מטופל, כשהללו מוזרמים אליו במקביל ממקורות שונים ונמדדים עצמאית כך שמתאפשר שחרור של כל אחד מהם בקצב אחר. השליטה בכל מקור מתבצעת על-ידי אמצעי כיוונון, המחוברים בתורם ליחידת בקרה מרכזית המאפשרת הפעלה בררנית שלהם.

בעלת הפטנט ביקשה להסתמך, לעניין פירוש המונחים הפונקציונליים האמורים בתביעותיה, על אזכורו לאורך הפירוט של "התקן בקרה" ("control device") כתיאור המבנה המתאים הנדרש, בהיותו לשיטתה שם נרדף למחשב רב-תכליתי המסוגל לבצע את הפונקציה הנזכרת של בקרת אמצעי הכוונון – אולם, כאמור, הטענה נדחתה, בנימוק הדו-ראשי הבא (מפי השופטת מור, בהצטרפות השופט לין):

• ראשית, המומחה מטעם בעלת הפטנט העיד כי במועד הבקשה היו מוכרים ומצויים בשימוש לפחות שלושה סוגים של התקני בקרה שונים – מעבדי מיקרו, מעגלים בדידים המחוברים למנוע צועד ומעגלים רציפים – ומכאן שהמונח "התקן בקרה" כשלעצמו אינו מצביע על מבנה ידוע, כך שהתביעה לוקה על-כן בהעדר מסוימות מספקת;
• שנית, אף בהנחה שהמונח "התקן בקרה" מתייחס למחשב רב-תכליתי, עדיין אין בכך כדי לייתר את הדרישה – כפי שזו נקבעה בהלכות קודמות של בית-המשפט הפדראלי לערעורים בנושא – לפיה במקרה כזה על הפירוט לכלול את תיאור האלגוריתם המסוים המשמש לביצוע הפונקציה המיוחדת על-ידי המחשב, שאחרת המינוח הפונקציונלי יהא בלתי מוגדר – כפי שאירע גם כאן.

שופטת המיעוט ניומן, בחוות דעת מפורטת ועמוסה בציטוטים הלקוחים מפירוט הפטנט, גרסה כי בהיות לב האמצאה בסידור וארגון הרכיבים ולא בהתקן הבקרה, שהיה למעשה ידוע במועד הקובע,  אזי אותן תביעות פונקציונליות שבמחלוקת נתמכות על-ידי התיאור במידה מספקת ולכן גם מוגדרות היטב. בנוסף, תוך שאינה חוסכת בדברי תוכחה וביקורת כלפי חבריה למותב, היא המשיכה והלינה על כי הם לא טרחו לבאר כלל כיצד חסרונו של האלגוריתם מהתיאור מונע בעד בעל המקצוע מלבצע לפיו את הפונקציה הנקובה בתביעות – ומשכך, לא רק שקביעתם משוללת יסוד אלא אף אינה עקבית עם הנוהג של משרד הפטנטים והרף הראייתי לתקיפת פטנטים שהוצב בפסיקה, ומעל לכל משליכה שלילית על הוודאות והיציבות המשפטית, באשר היא מעמידה בספק את תוקפן של תביעות פטנטים רבות בתחום המיחשוב, הנוקטות בניסוח מסוג זה כעניין שבשגרה.

הערות:

יש להודות כי קשה שלא לחוש אהדה מסוימת כלפי עמדת המיעוט והתסכול המובע בה על הנמקת הרוב, המצטיירת במידה רבה כהתחכמות פורמליסטית ריקה מתוכן – האמנם ההבדל בין שלושת התקני הבקרה הידועים, עליהם העיד המומחה מטעם בעלת הפטנט, הינו כה מהותי עד להפיכת המינוח הקיבוצי למעורפל מדי עבור בעל המקצוע, כך שאין ביכולתו להכריע בין החלופות השונות? האם אכן בכל פעם שהתביעה מאזכרת ביצוע פעולה ממוכנת או ממוחשבת, דוגמת בקרה או ניטור, יהיה צורך לפרט אלגוריתם גם כשמדובר במימוש מובן-מאליו ושגרתי לחלוטין, שאחרת תיגזר עליה כליה?

יתר על כן, ההצדקה עליה נשענת גישה דווקנית זו, כביכול היא נובעת מן הדרישה להגדרת האמצאה בדייקנות ובהירות, מצטיירת כמלאכותית ובלתי משכנעת. ככל שהעמימות אינה מצויה ברמת המינוח הפונקציונלי, כך שהתוצאה או התפקודיות אותה מבקשים להשיג ברורה ומוגדרת היטב לכשעצמה, הרי שגדר הספק מצטמצם לשאלה האם התיאור מאפשר לבעל המקצוע להבין באופן סביר אלו אמצעים עליו לנקוט לשם כך. במידה והתשובה בחיוב, אזי תיאור האלגוריתם ממילא אינו אמור להעלות או להוריד – ואחרת, הפגם אינו בהגדרת האמצאה כמות שהיא, אלא באי-דיות התיאור, כאשר הקושי בתיחום היקף ההגנה הוא אך תוצאת לוואי בלתי נמנעת של האחרונה.

כמובן, ייתכנו פעמים שבהן, כתלות בטיב האמצאה ושטחה, עשויה להידרש ירידה לפרטים עד לרמת האלגוריתם המסוים המשמש לביצוע הפונקציה, אלא שזו כבר שאלה של דרגה, אשר מטבע הדברים אינה יכולה להיות מוכרעת באופן אחיד לכלל המקרים. למרבה הצער, עיון בהחלטות ערכאת הערעור הפדראלית בשנים האחרונות בסוגיה מעורר תחושה כי בית המשפט מעדיף להתפרק מהפעלת שיקול דעת פרטני מקרה-מקרה לפי נסיבותיו ותחת זאת להתמסר לשורת כללי אצבע פשטניים ובמידה רבה אף שרירותיים, המעניקים את הבכורה לצורה על פני התוכן והמהות.

כך הוא פחות או יותר המצב מאז פסק-הדין התקדימי בעניין Aristocrat מ-2008, שביטל לראשונה תביעות פונקציונליות עם המונחים "control means" או "game control means" מהעילה האמורה של החסרת תיאור אלגוריתם מתאים לביצוע הפונקציה, בעקבותיו באו עוד שורה של החלטות ברוח דומה (Finisar, Net MoneyIN, Blackboard, Katz, Aoyama), אליהן מצטרפת עתה זו הנוכחית.

במידה מסוימת אפילו הסייג להלכה זו אשר נקבע בעניין Katz הנ"ל לגבי פעולות עיבוד, קליטת או אחסון נתונים, בנימוק שכל מחשב רב תכליתי מסוגל לבצען ללא צורך בתיכנות מיוחד ולכן לגביהן לא יידרש תיאור אלגוריתם, אינו אלא המשך וביטוי נוסף של אותה מגמה.

הנקודה החשובה והמשותפת העולה מהמכלול היא שגם אם המימוש מובן-מאליו אין לכך כל משקל. בית-המשפט מסתפק בבדיקה טכנית האם הפירוט כולל תיאור מבנה שניתן לקשור אל הפונקציה והאם הוא מפורט דיו להנחת דעתו. כך הוא גם נהג בעניין Typhoon מלפני מספר חודשים, כשהגיע אמנם לתוצאה הפוכה לפיה התביעות תקפות, אך זאת מהטעם שהפירוט אכן הכיל תיאור מילולי של אלגוריתם.

יש לציין כי אף מבחינת מידת הפירוט הנדרשת, הניתוח אינו מתאפיין במשנה אנליטית סדורה וריגורוזית עם אמות-מידה מנחות מובהקות. ככל הנראה, אזכור סתמי של מונח גנרי או שם נרדף לרוב לא יצאו ידי חובה זו, בעוד שמנגד גם אין צורך בצירוף של שורות קוד מחשב, כפי שבית-המשפט שב והדגיש בהזדמנויות אחדות. לגבי כל מה שבאמצע, התשובה לוטה בערפל. כך למשל פירוק הפונקציה למספר קטן של תתי-פעולות או שלבי משנה עשוי לעיתים לעבור, אך לא תמיד. למה? כובע. גם בתוך המותב עצמו הדעות עשויות להיות חלוקות לעיתים, כפי שאירע בעניין Telcordia.

על כל אלה מתווספות חזקות פרשניות שונות שבית-המשפט מפעיל לגבי השימוש בביטוי "means" או העדרו: "חזקה בעד פונקציונליות" כל אימת שהמילה "means" מופיעה, הניתנת לסתירה כשהתביעה גם מפרטת את המבנה (Rembrandt, Chicago Board); וכן "חזקה נגד פונקציונליות" בכל מקרה אחר, שתוארה כ"חזקה חזקה" שאינה ניתנת להתגברות בנקל (Inventio). עם זאת לא מדובר במשימה בלתי אפשרית, כפי שמעיד עניין HTC v. IPCom שם הוחל פירוש פונקציונלי על הביטוי "arrangement for reactivating", כך שגם תביעות שהמילה "means" לא מופיעה בהן עלולות להיחשף לטיפול דומה בעתיד, כפי שנרמז לדעת פרופ' קראוץ' מהאמור בהחלטת Ergo.

(cc by-nc-sa efilpera)

פוסט אורח זה שנכתב על ידי שרון מוקדש לסקירה כללית על הנושא של תביעות פונקציונליות בפטנטים ויחס הדין הישראלי כלפיו, בעקבות ההחלטה העדכנית של ערכאת הערעור הפדראלית בארה"ב בעניין Ergo Licensing v. CareFusion 303 אשר תידון בהמשך ברשימה נפרדת פרי עטה של שרון.

תביעות פונקציונליות בפטנטים, או תביעות המוגבלות בתוצאה כפי שהן מכונות לעיתים בספרות המשפטית, היו ומוסיפות לעמוד במוקדן של התדיינויות משפטיות רבות עוד החל משנות ה-30 של המאה הקודמת לפחות, ודומה כי הנושא עודנו רחוק מהתבהרות והתייצבות.

ביטויים, מונחים או הגדרות הינם "פונקציונליים" שעה שהם באים לתאר רכיב מסוים שלא באמצעות מניית תכונותיו המבניות כי אם על-ידי התוצאה או ההשפעה התפקודית אותה הוא נועד להשיג.

סוגים שונים של ביטויים פונקציונאליים בתביעות הפטנט

הטיפוס השכיח של הגדרה פונקציונלית הוא זה המכונה "אמצעים-בתוספת-תפקוד" (Means-Plus-Function), על שום שלרוב הוא מכיל מילים אלו בנלווה לביטוי של תוצאה או תפקיד, לדוגמה:

"מעצור הידראולי… [ה]מצויד באמצעים המחברים את שני גשישי המעצור ומונעים את הבוכנה מלצאת מן הצילינדר אך אינם מפריעים לפעילותם התקינה של המעצורים" –

כנוסח התביעה הראשית המובא בתרגום חופשי בספרו של המלומד דניאל פריימן "פטנטים" (1979) ואשר נידון בהחלטת רשם הפטנטים בעניין בקשה לפטנט מס' 12869 (12.1.1961) – ככל הנראה הפעם המוקדמת ביותר בה נבחנה חוקיותן של תביעות פונקציונליות בדין הישראלי.

חשוב אולם להדגיש כי טיפוס זה של מינוח פונקציונלי אינו היחיד בנמצא, וכי גם ניסוחים שאינם נוקטים בהכרח בביטוי זה עשויים להיחשב לפונקציונליים, כעולה למשל מהחלטת הרשם בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 33746 (4.11.1975), שם עורר הוא מיוזמתו את טענת הפונקציונליות, מכוח הסמכות הנתונה לו לפי סעיף 34 לחוק, ביחס לתביעה הראשית שנוסחה במקור כדלקמן:

"A pilferproof closure for containers having a threaded neck and a locking shoulder, said closure having a shell formed of thin ductile metal providing a top and a depending skirt which has an upper thread-bearing part for engagement with the threads of the container and a lower locking band part, said parts being separated from each other by a peripheral line of interrupted slits forming lances and bridges, with said locking band adapted to be turned under the shoulder on the container for locking therewith, said band having several spaced vertical lines of weakening formed therein which rupture or spread on removal of said closure to divide the locking band into segments between the ruptured vertical lines, which segments bend on the line of the bridges and are flared outwardly by the camming action of the locking shoulder of the container on removal of the entire closure." [הדגשה הוספה]

כפי שמסביר פריימן בלשונו התמציתית, מדובר על "סגר לבקבוקים הכולל טבעת תחתונה המיועדת להיקרע מגוף הסגר בעת פתיחתו ובכך נמנע זיוף תכולתו המקורית. המיוחד שבסגר לפי הבקשה הוא שהטבעת אינה מופרדת לגמרי מן הסגר בעת פתיחתו, אלא נקרעת למספר מקטעים היקפיים לאורך מספר קווי החלשה אנכיים, הנשארים מקושרים אליו אך נפתחים כלפי חוץ (כעלי השושן) בעברם על פני הכתף ההיקפית שבצוואר הבקבוק. היתרונות הנובעים הם קלות הפתיחה, מניעת פציעת האצבעות והאפשרות להשתמש בסגר לסגירה רגילה בלי להסיר כליל את שאריות הטבעת".  כלומר, התוצאה או הפונקציה המבוקשת היא היפתחות מקטעי טבעת הסגר בצורה דמוית פרח או שבשבת (כמתואר בחלק המודגש בציטוט לעיל).

פסק דין בעניין Hughes ותיקון החקיקה

דוגמה שלישית ואולי המפורסמת ביותר בהקשר זה הופיעה בפסק-דינו המנחה של בית-המשפט העליון בעניין ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45 (1990), שנסב על תביעת ההפרה נגד משרד הביטחון והחברה הזוכה במכרז מטעמו שהוגשה על-ידי אחת המתחרות שהפסידו בו. האמצאה נגעה להתקן תצוגה המקרין מידע טכני ואסטרטגי על שמשת תא הטייס תוך שימוש בטכניקת הולוגרמה, כשעיקר תרומתה היתה בהעתקת מקורות הלייזר אל נקודות שבעגה המקצועית מכונות "מיפתח יציאה/כניסה" ומתייחסות למיקומן המשוער של עין הטייס והטלתה האופטית מן העבר האחר של ההולוגרמה, בהתאמה, במטרה לפצות על עיוותים ציריים שהיו נחלת הידע הקודם. התביעה הראשית נוסחה בזו הלשון:

"A display system having a holographic lens constructed with two coherent sources, located relatively close to entrance and exit pupils thereof, and which deviates the axial ray coming from an object surface through an off-axis angle into an exit pupil and which has a focal surface with axial coma and axial astigmatism, said display system having first means along said axial ray between said object surface and said holographic lens to compensate said axial coma, and second means along said axial ray between said object surface and said holographic lens to compensate said axial astigmatism." [הדגשה הוספה]

לפי אחת מטענות ההגנה, שאף התקבלה בערכאה הנמוכה, במוצר המואשם לא התקיים רכיב "הקירבה היחסית בין המקורות למיפתחים" (החלק המודגש בציטוט לעיל) ולכן לא אירעה הפרה. בערעורה טענה בעלת הפטנט כי יש לפרש את המונח "קירבה יחסית" לא כתיאור מרחק גשמי כי אם כמונח פונקציונלי שמשמעותו "קרוב ככל שניתן במידה שמושגת יעילות אופטית בעזרת ההולוגרמה". אף שבית-המשפט דחה את הפירוש הפונקציונלי האמור, וקבע כי אין לקרוא לתוך התביעה תוצאה אשר אינה מפורשת בה, הדיון העקרוני המקיף שבפסק-הדין בסוגיית השימוש בהגדרה פונקציונלית ובמונחים יחסיים במסמכי פטנט – הגם שהינו בגדר אמרת-אגב לאור ביסוס ממצא ההפרה על דוקטרינת השוויון בעיקר האמצאה (Doctrine of Equivalence) – נחשב לגורם מכונן מבחינת שינוי הפרדיגמה בתחום סמוך לאחר מכן, שביטויו הסופי בתיקון החקיקה והוספת סעיף 13(ב), אשר בדומה לפסקה 6 של סעיף 35U.S.C. § 112 המצוי בחוק האמריקאי משנת 1952, קובע כי:

13. התביעות

(א) … .

(ב) ניתן לבטא בתביעה יסוד מיסודותיה של האמצאה כאמצעי או כצעד לעשיית פעולה מסויימת ואין צורך לפרט את המבנה, החומר או הפעולות הדרושות לעשייתה של אותה פעולה; רואים תביעה שבוטאה כאמור כאילו פורטו בה המבנה, החומר או הפעולות הנוגעות בדבר כפי שתוארו בפירוט.

בדברי ההסבר להצעת החוק המתקן נאמר:

"נתעורר ספק אם ניתן לאפיין תביעה, לפי האמור בסעיף זה, כאמצעי או כצעד לקראת פעולה מסוימת, היינו – שייאמר בה מה היא המטרה שניתן להשיג באמצעות האמצאה. למשל: קיצור הזמן הדרוש לעריכת חישובים מתימטיים (מבחן פונקציונלי). התיקון המוצע בא להסיר ספק זה."

הבעייתיות בתביעות פונקציונאליות

נשאלת השאלה, מדוע לכתחילה נתפסה ההגדרה הפונקציונלית כבעייתית?

התשובה לכך מיטיבה להתבהר כשבוחנים את הנושא במשקפי תיאוריית האמנה החברתית של דיני הקניין הרוחני, המסבירה את שיטת הפטנטים ככלי רגולטורי לתיקון כשל השוק העלול להיווצר שעה שמתאפשר ליצרנים מתחרים לנצל אמצאה מבלי שנשאו בעלויות הפיתוח שלה, כך שהשקעתו של היצרן המקורי הופכת בלתי כדאית בהעדר יכולת להשיבה או להפיק ממנה רווח, עקב הקושי הטבוע במרבית המקרים למנוע את חשיפת המידע והשימוש בו על-ידי אחרים מרגע הכניסה אל השוק. כלשון המלומד מאיר קוג'מן:

"לפי הסבר זה, הפטנט הוא התקשרות בין הממציא ובין הציבור, שעל פיה מוענק לממציא הגמול של המונופולין בתמורה להעשרת הציבור באמצאה שיש עמה תועלת. שיטת הפטנטים והענקת המונופול המוגבל מצדיקה דרישה לתמורה מהממציא בדמות גילוי מלא של פרטי האמצאה".

כלומר, זכות הפטנט מותנית בעמידה בתנאים, שאחד המרכזיים שבהם הוא חשיפת הידע בפני הציבור באופן שניתן יהיה לשחזר את האמצאה במדויק על-פי המידע שנמסר. דרישה זו של דיות התיאור (Sufficiency of Description/Enablement) מעוגנת בסעיף 12(א) לחוק:

12. הפירוט

(א) הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה.

פועל יוצא מכך אפוא הוא כי, במילותיו של פריימן:

"אין לקבל פטנט על רעיון ערטילאי מבלי שהממציא יגבילו לאמצעים הדרושים להוצאתו מן הכח אל הפועל".

משמע, בלא יישום ממשי המניב את התוצאה או התפקודיות המבוקשת הלכה למעשה, אין גם אמצאה אלא רק הגיג שהוא בגדר משאלת לב, הצגת הבעיה ולא הפתרון לה.

תנאי נוסף וקשור הוא כי הממציא לא יקבל יותר מכפי שהעניק, היינו שהיקף ההגנה המוקנית לו מכוח הפטנט לא יחרוג אל מעבר למה שהומצא ותואר על-ידו, אלא יתוחם לתרומה הפרטנית אותה השיא למצבת הידע האנושי, שבגינה ועליה ניתנת לו הבלעדיות כתגמול. דרישה זו של סימוכין לתביעות (Support) מעוגנת בסעיף 13(א) לחוק:

13. התביעות

(א) הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט.

בדומה, תקנת-משנה 20(א)(3) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968, קובעת כי:

20. עריכת הפירוט

(א)        הפירוט יכלול את הנושאים הבאים כסדרם:

(1)        … ;

(2)        … ;

(3)        תביעה המגדירה את האמצאה בצורה תמציתית וברורה.

בהקשר זה נאמר בפסק-דין Hughes לעניין תביעות פונקציונליות:

"חשוב להבחין בין תוצאה שהיא מבחינת עיקרון חדש שטרם נודע לפני האמצאה, לבין תוצאה המשתייכת אל הידע שקדם לאמצאה. במקרה הראשון ייתכן ובעל האמצאה יוכל להגן על השגת התוצאה בכל דרך שהיא. במקרה השני תביעה כזו תיחשב לרחבה מדי. אם התוצאה עצמה איננה בגדר חידוש אלא היתה ידועה, במובן זה שהיא היתה בגדר מטרה רצויה אשר להשגתה שאפו, אין לתבוע זכות לגבי כל דרך אפשרית להשגתה אלא רק לגבי אותה דרך ספציפית שהיא החידוש אשר אליו הגיעו עתה."

נראה כי כלל זה צפוי לחול לשני הכיוונים – כשם שלא ניתן להפקיע מנחלת הכלל תוצאה או דרכי ביצוע ידועות לכשעצמן, כך גם אין להרחיב את המונופולין להשתרע על יישומים אחרים שאינם תחליפיים לאותה אמצאה (כלומר, שיש בהם התקדמות המצאתית לעומתה).

סיכומם של דברים, החשש המתעורר למול תביעות פונקציונליות הוא כפול: ראשית, במישור הדיות, שהתוצאה הנתבעת אינה מגובה בתיאור דרכי הגשמתה; שנית, במישור הגדרת האמצאה, שהתביעות הן חמדניות באשר הן משתרעות לכאורה על כל הדרכים האפשריות להגשמת התוצאה, בין ידועות ובין כאלו שעוד טרם הומצאו.

הפתרון – כלל פרשני דווקני למונחים פונקציונאליים בתביעות

כאמור לעיל, המענה לשני חששות אלו נמצא בדמות הכלל הפרשני המעוגן בסעיף 13(ב) לחוק, לפיו יראו את התביעה הפונקציונלית כחלה על כל האמצעים שתוארו בפירוט להשגת התוצאה או התפקודיות המבוקשת, ורק עליהם. כדברי בית-המשפט בפרשת Hughes:

"תביעה בפטנט יכול ותהיה מוגדרת על פי השגתה של תוצאה מסויימת. אולם החשש מרוחב יתר ומעמימותו של הפטנט מחייבת, במקרה כזה, הגדרה ברורה של התוצאה המוגנת בתביעות, וגילוי מידע מספיק בפירוט הפטנט באופן שיאפשר לאיש המקצוע לדעת אם הוא נמצא בתחומו של הפטנט מבלי שיידרש ליותר מניסויים פשוטים, שאין בהם צעד אמצאתי."

נראה שמכאן גם בפרט נובע כי אם אין הפירוט כולל כל תיאור של אמצעים כאלו, אזי הדרישה לסימוכין אינה מתקיימת, בנוסף כמובן לאי מילויה של הדרישה לדיות התיאור. בהקשר זה הובעה אמנם דעה שונה בעניין ע"ש (מח' ת"א) 598/93 שוניה רוזנטל נ' רשם הפטנטים (לא פורסם, 21.11.1996), בפסקה 7ג לפסק-הדין:

"הרשם מצביע על-כך שהמערער הסתפק בפירוט הרצוי, והתביעה אינה נובעת מהמתואר בפירוט. משום כך היה זה בעיניו "מקרה קלאסי של תביעה חמדנית". אינני סבור שמסקנה זו מדוייקת. המסקנה בדבר היותן של תביעות חמדניות קשורה בתיאור.

אלא שכאן, התיאור אינו אלא רעיון כללי ללא הסבר באשר לדרך ביצוע (ראה הדיון לעיל, בענין סעיף 12 לחוק). הכיצד ניתן להסיק שהתביעה מתיימרת להקיף תחום רחב מאשר האמור בתיאור, כאשר אין אתה יודע כלל מה נאמר באותו תיאור?"

ברם, דומה שתמיהה זו אין לה מקום – הן משום שתביעה לדבר שלא תואר היא, בהגדרה, רחבה יתר על המידה; והן משום שבהקשר של תביעות פונקציונליות, המסקנה הנרמזת ממנה כביכול הללו ינבעו באופן סביר מהמתואר בפירוט אף כשלא נזכרים בו כל אמצעים שהם לעשיית הפעולה, מובילה לסתירה או למצער למעגל שוטה למול ההפניה בסעיף 13(ב) חזרה אל התיאור לצורך פירושן. ניתן לשער כי קושי לוגי זה הטריד פחות את בית-המשפט על רקע העובדה שדרישה זו מצטברת על (אם לא אפילו נבלעת על-ידי) דרישת הדיות, כך שדי היה באי-התקיימות האחרונה כדי לשלול את הכשירות לפטנט.

כמובן, יש לזכור כי נכון לעתה הוראה זו שבסעיף 13(ב) טרם עמדה למבחן ועל מלוא משמעותה ודקויותיה עוד נתכנו עלילות בפסיקת בתי המשפט והחלטות הרשם לעתיד לבוא.

למען שלמות התמונה יצוין עוד כי מבחינה היסטורית, ההלכה שנקבעה בתחילה לעניין זה (בהחלטה בבקשה 12869 הנזכרת לעיל), כסיכומה אצל פריימן, היתה כי:

"תביעה המגדירה רק פתרון של בעיה "בכל האמצעים" המתאימים לכך – פסולה אלא אם כן זוהו בה לפחות המאפיינים או התכונות של אמצעים שנבחרו או הותאמו במיוחד למטרה זו".

בהמשך (בהחלטה בהתנגדות לבקשה 33746 דלעיל) היא עודנה מעט באופן הבא, כניסוחו של פריימן:

"מותר – לפעמים אפילו רצוי – להשתמש בביטויי-תוצאה או השפעה, ובלבד שמשמעותם המדויקת נהירה למי שמצוי בשטח בו נעשתה האמצאה; אך לא לגבי התכונה החיונית והחדשה שבה."

במילים אחרות, כמילותיו של הרשם י' צור בהחלטת רשם נוספת בפרשת פטנט מס' 33746 - התנגדות לבקשת פטנט מס' 33746 (25.12.1977):

"לא כל תביעה פונקציונלית פסולה אלא רק תביעה שבנקודת החידוש שבה משתמשים בהגדרה פונקציונלית."

כלל זה עוד הספיק להיאכף כלשונו וכדברו בהחלטת רשם נוספת שנים מספר לאחר מכן, בעניין בקשת פטנט מס' 65119 (7.3.1985).

המפנה המשמעותי אירע בתקופת הביניים שלאחר מתן פסק-דין Hughes ועובר לפרסום הצעת החוק המתקן להוספת סעיף 13(ב), אז ניתנה החלטת הרשם האחרונה בנושא, בעניין בקשת פטנט מס' 85330 (29.7.1993), כשבתום דיון מקיף וממצה בסוגיה הוכרז:

"לאור פסק הדין Hughes יש לראות את ההלכה בנוגע לתביעות פונקציונליות מכל סוג, בנקודת החידוש ואחרת, שנקבעה בעקבות החלטות קודמי ושנזכרו לעיל, כבטלה ומבוטלת. מזה נובע כי בעקרון יש לראות [] תביעה פונקציונלית, בין אם בנקודת החידוש ובין אם היא אחרת, בין אם המצאת קומבינציה ובין אם היא לא המצאת קומבינציה, כתביעה כשירת פטנט." [ההדגשה במקור]

המעניין הוא כי חרף מורת רוח גלויה שמבטא הרשם בהחלטה כלפי גישה זו תוך הבעת אהדה להלכה הישנה ולרציונלים מאחוריה, הוא ראה עצמו אנוס לעקוב אחר אותו חלק של פסק-הדין שנתפס בעיניו כמחייב ולא כאמרת-אגב – אף שכאמור לעיל ההיפך הוא הנכון. עם זאת הרשם היה ער גם למגבלות שנקבעו בפסק-הדין על אישור תביעות פונקציונליות וחתם את ההחלטה בהצהרת כוונות לטפל בכך בעתיד במסגרת הנחיות מתאימות. כך או כך, עם כניסת התיקון לתוקף בשנת 1995 נסתם הגולל באופן סופי על נקודה זו.

על פי הודעת רשות הפטנטים, תיקון לתקנות הפטנטים העומד להתפרסם בימים הקרובים יבטל, החל מיוני 2012, את פריט 14 לתוספת השניה לתקנות, ומשכך תפסק גביית אגרות פרסום על ידי רשות הפטנטים.

כזכור, רשות הפטנטים החלה לפרסם את יומן הפטנטים באינטרנט ולא ברשומות. התיקון לחוק שהסדיר נושא זה, ביטל את האפשרות לגבות אגרות בגין פרסום. כעת, מתוקנות התקנות בהתאם.

להשקפתי, וכבר הבעתי אותה בעבר, אף בטרם תיקון התקנות לא היתה סמכות לרשות לגבות אגרות פרסום וכל אגרה כזו שנגבתה – נגבתה שלא כדין.

(הודעה על הפסקת גביית אגרות פרסום)

(cc by-nc-nd Gerardo Lazzari)

בפס"ד תקדימי, אף אם צפוי למדי, הפך בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט המחוזי בעניין הפרימייר ליג וקבע כי אתר אינטרנט שמאפשר לגולשיו לצפות בשידורים חיים בטכניקת ה-Steaming מפר זכויות יוצרים. בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי, נקבע כי אף אין בפעילותו של האתר משום "שימוש הוגן". עם זאת, בית המשפט לא נתן לתובעת-המערערת את הסעד המבוקש – צו המורה על חשיפת פרטי זהותו של המפר, וזאת כיוון שבשלב הנוכחי ניתנת ההזדמנות למחוקק לפעול להסדרת הליך מתאים. עם זאת, בית המשפט מעיר כי "לא לעולם חוסן" וכי במידה והכנסת לא תפעל, ידי בתי המשפט לא יוותרו כבולות וניתן יהיה לפתח דוקטרינות חדשות שיאפשרו לחייב את ספקיות האינטרנט לחשוף פרטיהם של משתמשים אנונימיים.

שידורי streaming – שידור כהגדרת חוק זכות יוצרים

בית המשפט הבהיר כי פעולת העברת תכנים ב"שידור ישיר", גם כאשר מבוצעת באמצעות טכנולוגית Streaming על גבי רשת האינטרנט הינה בבחינת "שידור" המחייב קבלת רשותו של בעל זכות היוצרים ביצירה:

"היצירה מבוצעת אפוא בפני הצופה, אך אינה נשארת בידו (זאת, למעט עותקים זמניים מסוימים, שידונו להלן). במובן זה, טכנולוגיית ההזרמה דומה במהותה לשידור ה"קלאסי" המוכר לנו: המשתמש חווה את היצירה ונהנה ממנה ברגע מסוים, אך היא אינה נשארת ברשותו לאחר מכן. כך ברדיו או בטלוויזיה, וכך אף בצפייה ישירה ברשת האינטרנט. במובן זה, הזרמת אינפורמציה – בין אם אודיטורית בין אם ויזואלית – מממשת בצורה מדויקת את התפיסה של "שידור". ועוד. העברת תכנים באמצעות רשת האינטרנט, לרבות באמצעות שיטת ההזרמה, היא מאפיין עיקרי ומרכזי של העידן הדיגיטלי. אין הצדקה, אפוא, להגביל את ה"שידור" אך לאמצעים טכניים הקודמים לדור האינטרנט. להיפך. חקיקת החוק החדש מסמלת את התאמת דיני זכויות היוצרים הישראליים לעידן הדיגיטלי ולאתגרים שהוא מציב בתחום הקניין הרוחני. החוק מבקש, ככלל, להתאים עצמו לאמצעי ההעברה המודרניים, ולא להוציא מגדרו דווקא את אותם האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים. נמצא, אם-כן, כי לא רק שלשון החוק אינה שוללת את הזרמת התכנים ברשת האינטרנט, אלא שגם מבחינה מהותית קיימת הצדקה להכרה בשידור ככולל טכניקה זו."

שימוש הוגן – הגנה ולא זכות

בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון מבהיר כי "שימוש הוגן" אינו מהווה זכות של הציבור, אלא הגנה בפני טענת הפרה:

"יודגש, כי מדובר בהגנה המוענקת למשתמשים, במקרים המתאימים לכך. אמנם, יש הסבורים כי ניתן לראות בשימושים המותרים על-פי החוק החדש, כזכויות של המשתמשים, במובן זה שהן עשויות לשמש גם כטענה פוזיטיבית, ולא רק כטענת הגנה (ראו, למשל: אלקין-קורן). אלא שאין בידי לקבל טענה זו. אין בלשון החוק אינדיקציה ברורה לכך שהמחוקק ביקש לשנות מן האיזון הקיים ולהפוך את ההגנות, לזכויות…

אין גם הצדקה עקרונית לכך מבחינת תכלית ההגנות בדיני זכויות יוצרים. מדובר, כאמור, בכלי שנועד לאפשר – במידת הצורך – לבצע איזון בין הרצון להעניק תמריץ ליוצרים להפקת יצירות חדשות, לבין השאיפה להעשיר את מגוון היצירות במרחב הציבור. אמנם, קיימת חשיבות רבה בהעצמת המרחב הציבורי ובתמיכה ביכולתם של משתמשים להפיק יצירות חדשות, בין היתר על בסיס היצירות הקיימות. אולם אין בכך כדי להפוך את היוצרות, ולהעביר את ההגנה המוקנית בנסיבות מסוימות למשתמשים – לכדי זכות. אין הכרח כי תכלית זו – בדבר העשרת המגוון – תמומש  דווקא בגדר "זכות" של המשתמשים…"

בנסיבות העניין – אין הגנת שימוש הוגן

בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין לא עומדת לבעל האתר הגנת השימוש ההוגן. נקבע, כי ישנו ספק שמדובר בשימוש מסחרי לאור פרסומות ובקשת בעל האתר לקבלת תרומות מהגולשים. עוד נקבע כי אין מדובר בשימוש "טרנספורמטיבי" היוצר מוצר חדש ובכך מעשיר את מאגר הידע, אלא מדובר בהעתקת היצירה כמות שהיא, אשר אף פוגעת בשוק הפוטנציאלי של היצירה.

בית המשפט קיבל את נקודת המוצא של בית המשפט המחוזי בדבר חשיבותם התרבותית של אירועי הספורט. עם זאת, נקבע, בניגוד לעמדת בית המשפט המחוזי, כי אין בעובדה זו לבדה להכשיר את פעולת האתר. נהפוך הוא – בית המשפט מבהיר כי פעילות זו פוגעת במנגנון הכלכלי עליו נשען הספורט המקצועני. ספק אם פגיעה מסוג זה, נקבע, מקדמת תכלית של עידוד הספורט הציבורי.

 חשיפת פרטיו של מפר זכויות אנונימי ברשת – בשלב הנוכחי אין אפשרות לקבל סעד

בפרשת רמי מור נקבע כי אין לבתי המשפט סמכות לחשוף פרטיהם של מעוולים אנונימיים בעוולות לשון הרע. בית המשפט מבהיר כי נקודת האיזון במקרה של מפר-אנונימי של קניין רוחני שונה, שכן אין בכך לפגוע בחופש הביטוי וליצור "אפקט מצנן" על ביטויים חדשים.

בנקודה זו נחלקו הדעות בין שלושת שופטי המוטב. המשנה לנשיא ריבלין, ולעמדתו הצטרף השופט מלצר, כי אין להורות בשלב הנוכחי על חשיפת פרטי המפר. עם זאת, שניהם מסכימים כי בהעדר חקיקה שתסדיר את סוגית חשיפת זהות משתמשים אנונימיים באינטרנט, יש מקום לפיתוח כלים בפסיקה להתמודדות עם התופעה.

המשנה לנשיא מתייחס לעילת ההפרה התורמת כעילה המתאימה לאפשר סעד של צו עשה כנגד ספקיות אינטרנט. השופט הנדל, אשר קבע כי ניתן היה להורות על חשיפת פרטי הגולש כבר במקרה זה, מחיל את דיני הנזיקין ובאמצעות עוולת הרשלנות מציע קונסטרוקציה משפטית מתאימה.

השופט מלצר מציע מקור סמכות שלישי והוא דיני עשיית העושר, אך לשיטתו ניתן לבסס את העילה גם על דיני הרשלנות ועל עילת ההפרה התורמת. עם זאת, השופט מלצר קובע ארבעה תנאים שצריכים להתקיים טרם תינתן הוראה המחייבת ספק לגלות את זהותו של מפר:

1. הספק היה מעורב בצורה כלשהי בהפרה או לפחות מודע לה.
2. אינדיקציה טובה לכך שבוצעה עוולה.
3. הצו נדרש לקידום תכלית ראויה.
4. הצו עומד בדרישות המידתיות, על שלושת מבחני המשנה המוכרים של דרישה זו.

הערות:

שידורי סטרימינג ולקוחות הקצה

בית המשפט מעיר, באמרת אגב, כי בניגוד לאתר שמעביר את השידור ב-Streaming, הגולשים שצופים בשידור אינם מפירים זכות יוצרים. בלשון בית המשפט:

"אכן, פעולתם של משתמשי-הקצה ככול הנראה מוגנת במקרה זה, וזאת בעיקר נוכח התפקיד הפסיבי שלהם בתהליך השידור, בדומה למאזיני הרדיו. בהתאם להוראת סעיף 47 לחוק החדש בעל זכות היוצרים אינו יכול להיפרע ממי שחוסה תחת השימושים המותרים (לפי פרק ד' לחוק החדש), ובמובן זה מקום בו מדובר בשימוש "מותר"  – אכן אין "הפרה" לפי החוק…

… העותקים הזמניים הנוצרים במחשבי המשתמשים במהלך הצפייה הישירה במשחקים, נכללים ככול הנראה בגדר הוראת סעיף 26 לחוק החדש, המתירה בנסיבות מסוימות יצירת עותקים זמניים. סעיף זה מורה, כי "העתקה זמנית, לרבות העתקה כאמור שנעשתה בדרך אגבית, של יצירה, מותרת אם היא מהווה חלק בלתי נפרד מהליך טכנולוגי שמטרתו היחידה היא לאפשר העברה של היצירה בין צדדים ברשת תקשורת, על ידי גורם ביניים, או לאפשר שימוש אחר כדין ביצירה, ובלבד שאין לעותק האמור ערך כלכלי משמעותי משל עצמו". המשמעות היא שיצירת עותק זמני, במהלך השימוש בתהליך תקשורת – כגון הזרמת אינפורמציה בין מחשבים – אינו עולה, כשלעצמו, כדי הפרת זכות יוצרים"." (פסקה 16 לפסק דינו של המשנה לנשיא א' ריבלין)

כשלעצמי, סברתי שאין כל הפרה של זכות היוצרים לא כיוון שמדובר בחריג מותר, אלא כי לא הופרה אף אחת מזכויות המשנה עליהן מגנה זכות היוצרים. הגולש אינו מבצע "שידור" כלשהו, ואף במהות אינו מבצע העתקה כלשהי. כשם שמקלט טלוויזיה אינו מעתיק דבר, ואף שהוא מתרגם את האות שנקלט על ידו לתמונה המוצגת לצופה, כך יש לראות, מבחינה מהותית, בפעולה הטכנית המתבצעת על ידי גולש הצופה בשידור המופץ בטכנולוגיית Streaming.

כך או כך, המסקנה ברורה – הגולש הפרטי אינו מפר זכויות יוצרים כאשר הוא צופה בשידורי Streaming על גבי האינטרנט, אפילו מדובר בשידורים בלתי מורשים.

שידורי סטרימניג והעמדה לרשות הציבור

בית המשפט מבהיר באמרת אגב, כי העמדת יצירה לרשות הגולשים באמצעות טכנולוגית Streaming יכולה להוות אף "העמדה לרשות הציבור", וזאת גם במקרה של "שידור חי". בית המשפט מעיר כי אף שהחוק קובע כי העמדה לרשות הציבור מאפשרת לציבור לצורך את היצירה "ממקום ובמועד לפי בחירתם", אין הכרח כי מקום בו מדובר בשידור ישיר, שממילא אינו זמין בכל מועד, לא יועמד לרשות הציבור.

מה דינו של מי שמשכיר לאחר אולם, כאשר השוכר מפר במקום זכויות יוצרים? שאלה זו נבחנה על ידי בית המשפט ביחס לתיאטרון חולון שהשכיר את חצריו לאמרגן כשלימים התברר כי במהלך המופע הופרו זכויות יוצרים. בית המשפט המחוזי בתל אביב שנדרש לתביעה דחה אותה  תוך שהוא קובע כי התיאטרון יצא ידי חובתו בכך שבהסכם ההתקשרות עם מפיק האירוע אסר על האחרון להפר זכויות יוצרים. משכך, נקבע כי כל הפרה שבוצעה חרף אזהרה זו וללא ידיעת התיאטרון אינה מקימה אחריות לתיאטרון.

הפדרציה לתקליטים, היא תאגיד לניהול משותף של זכויות היוצרים של מפיקי התקליטים, הגישה תביעה כנגד החברה המפעילה את תיאטרון חולון, וזאת בטענה כי במופע של שלום אסייג שהוצג בתיאטרון היה ביצוע פומבי של שבע יצירות שלפדרציה יש זכויות בהן. יובהר כי התביעה הוגשה כנגד התיאטרון בו התקיים המופע, ולא כנגד המפיק של המופע.

בית המשפט קבע, כי על פי הלכת שוקן, בכדי להכיר בהפרה תורמת – היינו הפרה שאינה מבוצעת על ידי הנתבע, אלא אך מתאפשרת לאחר באמצעותו או בעידוד – יש צורך כי שלושה תנאים יתקיימו:

1. קיומה בפועל של הפרה ישירה;
2. ידיעה של המפר-התורם אודות ההפרה הישירה
3. קיומה של תרומה משמעותית, ניכרת וממשית לביצוע ההפרה.

במקרה זה, נקבע, לתיאטרון לא היתה ידיעה כלשהי בדבר ההפרה ואף אין לייחס לה ידיעה בכוח. קביעה זו התבססה על כך שהמופע אינו מופע שמטבעו ברור כי יעשה שימוש במוסיקה כלשהי. בנוסף, נקבע כי התיאטרון החתים את אמרגן המופע על הסכם בו הובהר לו כי עליו להימנע מלהפר זכויות יוצרים של אחרים במופע. נימוק נוסף לקביעה זו התבסס על כך שלתיאטרון אף לא היתה שליטה על ציוד ההגברה בו נעשה שימוש, אלא אמרגן המופע הוא שסיפק ציוד זה.

מעבר לנדרש, בית המשפט אף קבע כי לתאטרון לא היתה תרומה משמעותית לביצוע ההפרה, וכי אף לא עמדו לו – מלבד אמצעים חוזיים בהם עשה שימוש – אמצעים סבירים נוספים שיכולים היו למנוע את ההפרה.

נוכח קביעות אלה, דחה בית המשפט את התביעה ופסק הוצאות לטובת הנתבעת בסך 20,000 ש"ח.

(ת"א (מחוזי ת"א) 1917-07 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נ' החב' לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול (פורסם בנבו, 24.04.2012))

בהליכים הנוגעים להפרות של זכויות קנייניות ובעיקר קניין רוחניות, פעמים רבות מתבקש סעד זמני עד להכרעה בתביעה. הסעד הזמני נועד במקרים אלה פגיעה נוספת בזכויות התובעים משך תקופת התביעה.

בהליך שפתחה הפדרציה הישראלית לתקליטים, המייצגת ומאגדת מספר חברות תקליטים ומפיקים, לגבי זכותם של אלו למנוע שידור של תקליטים אותם הפיקו, כנגד מפעילי תחנת הרדיו האזורית רדיו ירושלים 101FM נטען כי האחרונים אינם משלמים כל תמלוגים לבעלי זכויות היוצרים בתקליטים בגין שידור יצירותיהם. אף שמפעילי הרדיו הודו בשימוש שהם עושים בזכויות אותן מסדירה הפדרציה מזה כשלוש שנים, הם טענו כי התמלוגים שנדרשים מהם גבוהים מדי ואינם עולים בקנה אחד עם תנאי ההיתר שניתן לפדרציה על ידי הממונה להגבלים עסקיים.

בד בבד עם תביעתה, עתרה הפדרציה לצו מניעה זמני שיאסור על תחנת הרדיו להמשיך ולשדר את התקליטים. בית המשפט קיבל את הבקשה, אך בחר סעד שונה מזה שנתבקש:

"עם זאת,  הסעד המבוקש, דהיינו צו מניעה זמני, הוא סעד פוגעני ביותר בנסיבות אלה, כאשר מדובר במניעת השמעת תוכן בתחנת רדיו, המגלם בתוכו בין היתר גם פגיעה ביוצרים אחרים, פגיעה לא מבוטלת בחופש הביטוי, ולנוכח היקף התקליטורים הרלוונטיים,  ככל הנראה יוביל להשבתת יכולתה של משיבה 1 לפעול כתחנת רדיו… לפיכך אני קובע כי במקום מניעת התכנים, ומשאין מחלוקת על ההפרות שבוצעו  ואשר ימשיכו גם בעתיד, המשיבים ישלמו למבקשת על-חשבון הפיצוי שיגיע מהם סך של  90,000  (תשעים אלף) ₪ בעבור תקופה של שנת שימוש"

בית המשפט הבהיר כי זכות השידור מאגדת בתוכה זכויות הנמצאות בבעלותם של מספר גורמים נפרדים, לרבות מבצעים, כותבים, מלחינים, מעבדים ומפיקים. אכיפת זכותו של גורם אחד, פוגעת גם בבעלי זכויות אחרים הזוכים לתשלום תמלוגים בגין השידור, ומשכך יש להעדיף להימנע ממנו כאשר ניתן.

בית המשפט קבע כי יש בסמכותו ליתן סעד זמני כספי וכי הנסיבות יוצאות הדופן בעניין זה מלמדות כי יש להעדיף קביעת פיצויים זמניים. לעניין זה ציין בית המשפט כי אין מחלוקת בדבר אחריותם של המשיבים וזכאות הפדרציה לתמלוגים וכי קיימת סבירות גבוהה לזכייה בסכום כסף משמעותי לאור ההפרה המתמשכת. עוד ציין בית המשפט כי אף המשיבים סבורים כי עליהם לשלם לפחות את הסכום שנקבע כך שלמעשה תשלום זה אינו במחלוקת. עוד נקבע כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת באשר מדובר בהפרה שגרתית של זכויותיה באופן רחב וכלפי קהל מאזינים גדול, אשר קיומה מחליש את יכולתה של הפדרציה לאכוף את זכויותיה כלפי אחרים. מאזן הנוחות אף נוטה לטובת המבקשת, נקבע, באשר המשך ההפרה מגדיל את התמלוגים להם זכאית הפדרציה ויכולתה של זו לגבות אותם קטנה. עוד ציין בית המשפט כי הסכום שנפסק כסעד זמני הינו סכום חלקי שאינו גורם נזק משמעותי למשיבים ומשכך הוא מידתי ואף צודק.

בית המשפט פסק בנוסף הוצאות ושכר טירחת עורך דין בסך 44,000 ש"ח לטובת הפדרציה.

(ת"א (מחוזי ת"א) 36111-03-12 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות נ' רדיו הבירה (פורסם בנבו, 25.04.2012))

(cc by-nc-nd wallyg)

דיווח ראשוני על מחקר אמפירי חדש מגלה שמאז כניסתה לתוקף של הרפורמה בדיני הפטנטים האמריקאים (America Invents Act), הוגשו יותר תביעות בגין הפרת פטנטים. כמובן, שזו תוצאה טבעית של הכלל שמגביל איחוד דיון בתביעות שונות בגין הפרת אותו פטנט.

על פי המחקר, מהראשון באוקטובר 2011 ועד הראשון במרץ 2012 הוגשו כ-2,500 תביעות. כלומר, קצב ההגשה השנתי הצפוי הוא של 5,000 תביעות, לעומת כ-3,000 דאשתקד. כאמור, זוהי תוצאה מתבקשת של הרפורמה. הנתון המעניין יותר נוגע לבתי המשפט אליהם הוגשו התביעות. המחוז המזרחי של טקסס ממשיך להוביל, אך במקום השני נמצאת כיום דלאוור, אשר אליה מוגשים כ-15% מהתיקים, כמעט כמו המצב בטקסס.  עורך המחקר טוען שהמשפטים בדלאוור מסתיימים בתוצאות טובות יחסית לבעלי הפטנט, ויתכן שזו הסיבה לגידול. אני אוסיף שמרבית החברות מאוגדות בדלאוור כך שהיא כמעט תמיד פורום אפשרי להגשת התביעה (בניגוד לטקסס, שלעיתים בעל הפטנט מעוניין להגיש את תביעתו שם, אך לא יכול בגלל העדר סמכות מקומית).

(מקור: PatentlyO)

(cc by Kazuhisa OTSUBO)

מחקר מעניין חדש מנסה לנתח נתונים אמפיריים ממשרד הפטנטים האמריקאי ולבדוק האם ישנה חשיבות למיהו בוחן הפטנטים שבודק את כשירות בקשת הפטנט לרישום. התשובה – חיובית, כמובן – אינה מפתיעה כשלעצמה, אבל הממצאים בהחלט מעניינים.

על פי המחקר, ישנן שתי אוכלוסיות מובהקות של בוחני פטנטים: כאלו המעניקים פטנטים בקושי רב (low allowance rate) וכאלו המעניקים פטנטים בקלות יתרה (high allowance rate). כך למשל, 19% מבוחני הפטנטים, אלו המסווגים באוכלוסיה הראשונה, אחראים רק ל-0.6% מהפטנטים שאושרו. לעומת זאת, 10% מבוחני הפטנטים מסווגים בקבוצה השנייה ועל פי המחקר הם אלו שעומדים מאחורי רישום של  44% מהפטנטים. הסיווג לאוכלוסיות אינו תלוי תחום טכנולוגי, אלא קשור יותר לסטטוס של הבוחנים. דווקא בוחני פטנטים צעירים נוטים לאשר פחות פטנטים מאשר הבוחנים המנוסים יותר ובעלי זכות חתימה.

המאמר מתייחס לתמריצים השונים ומנסה להסביר מה גורם לתופעה זו. בין היתר, ישנה התייחסות לשיטת ה-count במשרד הפטנטים האמריקאי והמאמר מבהיר מדוע שיטה זו עשויה לתמרץ בוחנים לפעול באחת משתי אסטרטגיות שונות למקסם את רווחיהם: להתמיד בדחיות או לאשר רישום פטנטים בקלות. בנוסף, המאמר מתייחס גם לשאלת הקביעות ולעובדה שכיום רק החלטות לאישור פטנט עוברות ביקורת אמיתית. נטען שלבוחנים צעירים יש תמריץ להימנע מלאשר רישום פטנט שעשוי לספוג ביקורת מהממונים עליהם ולהשפיע על הסיכוי שלהם להישאר בתפקידם.

נדמה לי שלכל עורך פטנטים שעוסק בתחום ברור שישנה חשיבות מכרעת לבוחן הפטנטים שמטפל בתיק. בוחן פטנטים אחד עשוי שלא להבין את ההמצאה לגמרי ולדחות אותה בשל חוסר התקדמות המצאתית לאור פרסומים אחרים דומים, בעוד שבוחן פטנטים אחר שיבין את ההמצאה טוב יותר יסבור אחרת, אף אם אותם פרסומים בדיוק יהיו לפניו. בוחני פטנטים שונים אף מיישמים את הדין באופן שונה ועשויים להרים דרישות שונות בכדי להתגבר על קשיים מסויימים. עם זאת, אני הופתעתי מהשונות הרבה. נראה שכרבע מהבוחנים בארה"ב הינם בוחנים מוטים לכיוון זה או אחר. כמובן, שכל הטייה – בין אם אישור בקלות ובין אם דחייה מיותרת – פוגעת במערכת ובזכויות הציבור שלא לצורך. העובדה שרבע מהבוחנים מוטים נראית מטרידה ומלמדת על חולי של המערכת.

(Tu, Shine, Luck/Unluck of the Draw: An Empirical Study of Examiner Allowance Rates (October 5, 2011). Stanford Technology Law Review, Vol. 20, Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1939508)

דרו קרטיס, מייסד fark.com, מספר בהרצאת TED קצרה על איך שהם נאבקו בטרול פטנטים שהגיש כנגדם תביעה.

בהרצאה דרו מסביר מדוע עלות המטרד (Nuisance value) של תביעה כזו עשויה להוביל לפשרות משמעותיות, ומספר שבפועל טרול הפטנטים לא יכל להצביע על ההפרה שעושה החברה שלו. אחת המסקנות של דרו נשמעת נכונה – יותר קל להתמודד עם טענת ההפרה מאשר להתמודד עם תקפות הפטנט (זה נובע מנטלי הוכחה מוגברים והבנה כללית שמשרד הפטנטים ממילא כבר אישר את הפטנט). מצד שני, לא הייתי סומך יותר מדי על הסטטיסטיקות שהוא מביא לעניין ההשפעה הכלכלית של טרולי פטנטים על הכלכלה האמריקאית.

(הרצאת TED מופצת תחת רישיון Creative Commons BY-NC-ND)

בעל מקצוע מיומן רואה גם תוכנה (cc by-nc-nd lensfodder)

מה יש לכתוב בחלק ה-Background של בקשת פטנט? אף שיש גישות שונות לעניין זה, ישנה תשובה טובה לגבי מה שלא צריך להיכתב שם וכוונתי לאמירות שגויות.

מלבד העובדה שאמירות שגויות אלה עשויות לשמש לרעת מבקש הפטנט תוך יצירת ידע קודם שאינו קיים באמת, נדמה שכדאי לכל עורך פטנטים להיות מודע לכך גם שמצג שגוי, עשוי להוות בסיס לטענת התנהלות לא הולמת. בעניין (Ring Plus v. Cingular Wireless (Fed. Cir. 2010 נקבע שההסבר שהובא ברקע של בקשת הפטנט ביחס לפרסומים קודמים היה שגוי ומוסלף. המצג המסולף, נקבע, הינו מהותי לעניין פטנטביליות (וראו עוד לעניין זה בפסק הדין המנחה בעניין Therasense), ואם יקבע שהוא נעשה ביודעין ומתוך כוונה להסתיר מידע, הרי שהוא יבסס טענה בדבר התנהלות לא הולמת (inequitable conduct).

במקרה ההוא, ברקע הפטנט הוסבר כי בשני פרסומים קודמים הציעו מערכות חומרה אך לא תוכנה להפעלת המערכות האמורות. אף שהפרסומים לא תיארו מפורשות תוכנה כלשהי, נקבע שבעל מקצוע מיומן מהתחום היה מסיק שהן מתארות גם אלגוריתמים מבוססי תוכנה. למזלה של בעלת הפטנט נקבע כי לא הובאו די ראיות להוכחת כוונת המזיד שבאימרה המוסלפת ומשכך הפטנט נותר בר-אכיפה.