EPA-Präsident Battistelli und Bundesjustizministerin Leutheusse-Schnarrenberger, (C) EPO 2013

Nach mehreren vergeblichen Anläufen zur Schaffung eines EU-weiten Patentsystems wurde 1973 als Kompromiss das Europäische Patentübereinkommen unterzeichnet, welches unabhängig von der seinerzeit noch EWG genannten Europäischen Union System zur zentralisierten Patenterteilung mit nachgeordnetem Einspruchsverfahren durch das Europäische Patentamt schuf. Wie wir alle wissen, zerfällt ein gemäß dem EPÜ erteiltes Patent dann aber in ein Bündel von nationalen Patenten, die gemäß den Vorgaben der verschiedenen nationalen Jurisdiktionen aufrechterhalten, durchgesetzt und vernichtet werden können. In Deutschland zum Beispiel sind für die Durchsetzung die Patentstreitkammern der Zivilgerichte zuständig und für die Vernichtung das Bundespatentgericht in München.

Das am 19. Februar 2013 von 25 EU-Mitgliedsstaaten unterzeichnete und ebenfalls von der EU  unabhängige Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) soll nun auch die Nacherteilungsphase zentralisieren, indem die nationalen Jurisdiktionen durch eine einheitliche europäische Patentgerichtsbarkeit ersetzt werden. Das neue Einheitliche Patentgericht ist hierbei sowohl zuständig für das gemäß den EU-Verordnungen 1257/2012 und 1260/2012 gleichzeitig zu schaffende Einheitspatent als auch, jedenfalls langfristig, für die bisherigen Bündelpatente.

Die Presseorgane der Europäischen Union und des Europäischen Patentamts werden nicht müde, die Vorteile des neuen Systems zu verdeutlichen, insbesondere dessen angeblichen geringeren Kosten gegenüber dem jetzigen Bündelpatent. Teilweise war von absurden 70% Kostenreduktion für Patentinhaber die Rede, die nur durch Vergleich mit Extremszenarien und den unbedingten Willen zu erklären sind, die EU in Krisenzeiten als politikfähig erscheinen zu lassen.

Anlässlich einer Feier zum 40-jähigen Jubiläum der Unterzeichnung der Europäischen Patentübereinkommens am 18. Juni 2013 in München artikulierten der Präsident des EPA, Benoît Battistelli, und die Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger erneut Ihre – bekannten – Erwartungen an das Einheitspatent. Der  Pressemitteilung des EPA (englische Fassung hier) sind insbesondere die folgenden Aussagen zu entnehmen:

1. Das einheitliche Patent und Patentgericht wird den Zugang zum Patentschutz für Unternehmen, insbesondere für SMEs und Forschungseinrichtungen, erschwinglicher und attraktiver machen.
2. Künftig wird man Patentschutz einheitlich für fast den gesamten EU-Raum erhalten und gerichtlich durchsetzen können. Wir werden die beschlossenen Reformen jetzt zügig umsetzen, damit das neue System 2015 starten kann.
3. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit Europas.

ad 1. Kostenreduktion. Die angesprochenen Kosten lassen sich in vier Kategorien einteilen, nämlich Erteilungskosten, Übersetzungskosten, Aufrechterhaltungskosten und die Nacherteilungskosten für etwaige Klageverfahren zur Duchsetzung und Vernichtung von Patenten.

Dass sich hier insgesamt geringere Kosten ergeben als beim jetzigen System ist mitnichten ein Faktum, sondern bestenfalls fragwürdig.

Die Erteilungskosten für ein Einheitspatent werden sich gegenüber den derzeitigen Bündelpatent nicht ändern, denn ein Einheitspatent entsteht erst nach der Erteilung durch Erklärung des Inhabers. Das Erteilungsverfahren für Bündel- und Einheitspatente wird identisch sein, unabhängig davon, ob der Inhaber später eine nationalen oder einheitlichen Schutz wünscht. Zudem hat EPA-Präsident Battistelli bereits mehrfach angekündigt, dass die derzeitigen Eirteilungsgebühren nicht gesenkt werden.

Übersetzungskosten fallen für ein Bündelpatent nach Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens nur noch in wenigen Mitgliedsstaaten an. Insbesondere in den wichtigen Patentstaaten Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Holland und den Staaten Skandinaviens sind, bis auf die obligatorischen Anspruchsübersetzungen in zwei weitere EPÜ-Amtssprachen keine Übersetzungen mehr erforderlich. Von den wichtigen europäischen Märkten fordern nur Spanien und Italien Übersetzungen, also ausgerechnet die beiden Staaten, die ohnehin nicht am Einheitspatent teilnehmen.

Demgegenüber erfordert Artikel 12 der Übersetzungs-VO 1260/2012 jedoch eine obligatorische Übersetzung in eine weitere Amtssprache für alle erteilten Einheitspatente solange, bis die maschinelle Übersetzung von Patenten in alle Amtsprachen, die zusammen mit Google entwickelt wird, gewährleistet ist. Für die meisten Pateninhaber werden die Übersetzungskosten also bis auf weiteres eher steigen als fallen.

Aber auch die EU Kommission tut sich mit völlig unrealistischen Kostenschätzungen hervor, denn sie vermittelt den Eindruck, dass im gegenwärtigen System Übersetzungskosten von mehr als 32.000 EUR anfallen. Das ist in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fällen schlicht falsch, denn die allermeisten Bündelpatente werden lediglich in Großbritannien, Frankreich und Deutschland validiert, möglicherweisen nocht in Holland, und dort fallen, wie gesagt, schon seit Jahren keinerlei Übersetungskosten mehr an.

Aber auch in Großbritannien wird mit “politischen” Zahlen operiert. So rechnet etwa das UKPTO im Zusammenhang mit der IP Bill zur Implementierung des Einheitspatents in Großbritannien vor, dass Patentinhaber unter dem neuen System 20.000 GBP pro Patent gegenüber dem jetzigen Bündelpatent sparen könnten. Diese Desinformation wird auf dem IPcopy Blog nicht ganz unzutreffend als “Propaganda” bezeichnet.

Man fragt sich langsam, welchen Sinn es hat, das gegenwärtige System derart bei seinen potentiellen Nutzern zu diskreditieren – und das auch noch ausgerechnet anlässlich eines EPÜ-Jubiläums. Aber auch das neue einheitliche System wird diskreditiert, denn irgendwann werden die Nutzer merken, dass derartige Zahlentricksereien lediglich der politischen Durchsetzung des einheitlichen Patentsystems dienen. Die allermeisten Nutzer und Beobachter haben  ohnehin schon gemerkt, dass die Vorteile des neuen Systems durch die politisch Verantwortlichen noch immer auf PR-Niveau verharrt.

Die Aufrechterhaltungskosten für ein Einheitspatent, also die von den Patentinhabern zu zahlenden Jahresgebühren, werden aller Voraussicht nach mindestens so hoch sein, wie die derzeit für ein Bündelpatent anfallenden Jahresgebühren, das in der durchschnittlichen Anzahl von sechs Mitgliedsstaaten nationalisiert wurde. Artikel 12 (3) der Einheitspatent-VO 1257/2012 nennt weitere Kriterien:

Zur Erreichung der in diesem Kapitel festgelegten Ziele wird die Höhe der Jahresgebühren so festgesetzt, dass:

1. sie der Höhe der Jahresgebühren entspricht, die für die durchschnittliche geographische Abdeckung der üblichen Eu­ropäischen Patente zu entrichten sind,
2. sie die Verlängerungsrate gegenwärtiger Europäischer Patente widerspiegelt und
3. die Zahl der Anträge auf einheitliche Wirkung widerspiegelt.

Gegenüber den nur in einigen wenigen Mitgliedsstaaten nationalisierten Bündelpatenten wird das Einheitspatent also sicher teurer werden.

Auch wecken die Aufrechterhaltungsgebühren erhebliche Begehrlichkeiten bei den Mitgliedsstaaten, die mindestens ihre eigenen Verluste aus der Patentreform refinanzieren wollen. In diesem Zusammenhang sein auf eine Mitteilung der Mitgliedsstaaten vom 14.12.2012 verwiesen, in dem diese für den nationalen Verteilungsschlüssel der Aufrechterhaltungsgebühren fordern, dass die  Zuflüsse aus Aufrechterhaltungsgebühren im jetzigen System aufrechtwerhalten werden müssen bzw. sich für einige maßgeblich erhöhen sollen.

Diese Mitteilung wirft jedenfalls ein grelles Schlaglicht auf den hinter den Kulissen bereits entbrannten Verteilungskampf. es wäre weltfremd anzunehmen, dass die EU-Mitgliedsstaaten ausgerechnet in dieser Frage ihre nationale Interessen hinter das Gemeinwohl zurückstellen würden.

Über die Höhe der Nacherteilungskosten, also von Gerichtsgebühren bei der Durchsetzung, Verteidigung und Vernichtung von Patenten ist noch gar nichts bekannt. Maßgabe für die Festsetzung der Gerichtsgebühen wird hierbei sein, dass einerseits der Zugang zum Gerichtssystem nicht durch zu hohe Gebühren faktisch beschränkt wird, andererseits aber das Gericht sich aus den Gebühren selbst finanzieren kann.

Die Komplexität des neuen Gerichtssystems (vgl. hier oder hier) mit erstinstanzlichen Lokal-, Regional- und Zentralkammern, die relativ weitgehende Zuständigkeit der Zentralkammern in Paris, London und München (Reisekosten), die erforderliche Übersetzung von Streitpatenten in die Verfahrenssprache von zuständigen Lokalkammern, die Möglichkeit der Beiziehung technischer Richter, die sicherlich häufig genutzte Möglichkeit der Nichtigkeitswiderklage innerhalb eines Verletzungsverfahrens, die Rolle des EuGH u.v.a.m. lässt es allerdings fast ausgeschlossen erscheinen, dass beide Vorgaben in gleichem Maße erfüllt werden können. Darüber hinaus schlummern in der noch nicht abgeschlossenen Verfahrensordnung noch vielfältige Kostenfallen, wie z.B. die konkrete Ausgestaltung der mündlichen Verhandlung.

Vor diesem Hintergrund muss man kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die im weltweiten Vergleich sehr niedrigen Kosten von Klageverfahren in Deutschland leicht überschritten werden wird.

ad 2. Einheitlicher Patentschutz für fast die gesamte EU ab 2015. Auch diese Aussage hält der Realität nicht stand. Grund hierfür ist die in jedem einzelnen Mitgliedsstaat erforderlichen Ratifikation und die in diesem Zusammenhang zu erwartenden Schwierigkeiten.

Das Einheitspatent und das neue einheitliche Gerichtssystem werden in Kraft treten, sobald das EPGÜ in 13 Unterzeichnerstaaten national ratifiziert ist, darunter zwingend Groߟbritannien, Frankreich und Deutschland. Besonders in Großbritannien ist die Ratifikation in die Wirren der nationalen politischen Diskussion geraten, da sie verwoben wird mit den Fragen der EU-Zugehörigkeit des Landes und den Unabhängigkeitsströmungen Schottlands (vgl. hier, hier und besonders hier). Derzeit ist nach realistischen Schätzungen kann wohl davon ausgegangen werden, dass die Ratifikation in Großbritannien nicht vor 2016 stattfinden wird.

Auch in anderen Ländern gibt es Probleme, so zum Beispiel in Irland und Dänemark, wo aus verfassungsrechtlichen Gründen Volksabstimmungen notwendig sind, die leicht zu nationalen Referenden über die Politik der Europäischen Union werden können. Daneben hat Polen aufgrund innenpolitischer Divergenzen das EPGÜ gar nicht erst unterzeichnet. Diese Beispiele zeigen das zentrale Problem des Ratifikationsprozesses: Diese an sich europäische Frage wird in die Untiefen nationaler Politik gezogen und dort möglicherweise mit sachfremden Machtfrage und nationalen Egoismen belastet. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der EU, dass ein einheitliches Patent  an der Ratifikation scheitern würde.

Daneben ist vor dem EuGH eine sehr ernst zu nehmende Klage Spaniens (Az. C-146/13 und C-147/13) gegen das gesamte neue Patentsystem anhängig, deren Ausgang völlig ungewiss ist. Ebenso muss vor Inkrafttreten noch die Brüssel-I-Verordnung (EC 44/2001) geändert werden, die die gerichtlichen Zuständigkeit und Anerkennung von Zivilurteilen innerhalb der EU regelt, was jedoch ein vergleichsweise kleines Problem sein dürfte (vgl. hier).

Und selbst wenn alles wie gewünscht läuft, würde 2015 ein Einheitspatent in Kraft treten, das lediglich in 13 oder etwas mehr EU-Staaten wirksam ist. Der weitere Ratifikationsprozess bis zum angestrebten Ziel “fast die gesamte EU” wird sich dann noch viele Jahre hinziehen.

ad 3. Europas Wettbewerbsfähigkeit wird gestärkt. Auch das kann als reine Marketingaussage gewertet werden, denn das neues System wird ja nicht nur europäischen Anmeldern zugänglich sein, sondern allen Anmeldern weltweit. Etwaige positive Effekte stünden also ohnehin allen gleichermaßen zur Verfügung, so dass spezifische Vorteile für die europäische innovative Wirtschaft nicht zu erkennen sind.

Möglicherweise resultiert diese Aussage aber auch aus der irrigen Annahme, dass ein kostengünstiges und effizientes Patentsystem mehr Patente hervorbringt und bereits deshalb die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents steigern würde - obwohl ein solch erschreckendes Maß an Naivität eingentlich nicht vorstellbar ist.

Die Steigerung der Patentzahlen in einem Territorium steigert sicher nicht automatisch dessen Wettbewerbsfähigkeit – vielleicht sogar eher im Gegenteil, denn eine Zunahme von Patenten in bestimmten Technikbereichen kann eine nationale Wirtschaft auch behindern, wenn diese nämlich das technisch-innovative Niveau dieser Patente noch nicht erreicht hat. Die letztere Sichtweise ist  übrigens genau der Grund, warum sich Polen einstweilen dem Beitritt zum neuen System verweigert.

Um es abschließend nochmal zu wiederholen, die Diskreditierung des jetzigen Systems durch Inaussichtstellen von wunderbaren aber faktisch kaum erreichbaren Vorteilen des neuen Systems nützt weder der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, noch den IP-Standort Europa und schon gar nicht der politischen Klasse Europas!

Und im größeren Kontext der EURO Krise, die ja auch als Krise der Europäischen Union und ihrer Institutuionen verstanden werden kann, stellt sich jedenfalls mir die bange Frage, ob dort mit dem gleichen Maß an politisch motivierter Desinformation operiert wird.

Aus der Kurzfassung:

Die Expertenkommission ist davon überzeugt, dass eine effiziente Organisation der Erstellung und Distribution von Forschungsergebnissen den Erkenntnistransfer fördert. Open Access, also der freie Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen im Internet, führt zu mehr Wettbewerb und zu einer verstärkten Erschließung der Potenziale des Internets bei der Verbreitung von Wissen. Daher sollte Open Access gefördert werden. Dabei sind jedoch auch die Interessen der Forscher zu wahren. Der Aufbau und Ausbau von Open Access-Zeitschriften und -Repositorien sollte zunächst weiter mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden, so dass Open Access-Veröffentlichungen für Forscher attraktiv werden.

[...]

Der Beschluss des EU-Parlaments zur Einführung eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung und der zugehörigen Patentgerichtsbarkeit stellt eine Verbesserung gegenüber dem bislang geltenden Europäischen Bündelpatent dar. Vor allem KMU dürften von den neuen Regelungen pro¿tieren. Die Expertenkommission erachtet es jedoch als unabdingbar, weiter an der Vereinheitlichung des EU-Patentsystems zu arbeiten. Mittelfristig ist für alle EU-Mitgliedsstaaten das Bündelpatent vollständig durch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zu ersetzen.

Die Gebühren sollten so attraktiv gestaltet werden, dass das neue System gegenüber dem System der Bündelpatente bevorzugt wird. Gleichzeitig sollten sie die Anreize zur vermehrten Anmeldung von Patenten mit niedriger Qualität wirkungsvoll begrenzen. Die Aufrechterhaltung bestehender hoher Standards bei voraussichtlich steigender Zahl von Anmeldungen macht eine entsprechende Ausstattung und administrative Unterstützung des Europäischen Patentamts notwendig. Bei der Auswahl und Weiterqualifikation der Richter und bei der laufenden Unterstützung der einzurichtenden Gerichte der Zentralkammer sind höchste Standards anzusetzen. Zudem müssen die Kompetenz und die bisherigen Vorzüge des deutschen Systems in das neue System eingebracht werden

Das Resumé der Expertenkommission zum EU-Patent mit einheitlicher Wirkung klingt insgesamt eher verhalten:

Letztlich ist von dem neuen System keineswegs ein Durchbruch zu erwarten. Vielmehr muss weiterhin an der Vereinheitlichung des EU-Patentsystems gearbeitet werden. Deshalb empfiehlt die Expertenkommission, mittelfristig für die Territorien aller EU-Mitgliedsstaaten das Bündelpatent vollständig durch das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zu ersetzen. Von der Akzeptanz des neuen Patents wird abhängen, ob der rein nationale Patentschutz im neuen System langfristig eine maßgebliche Rolle spielen kann.

Siehe auch die Reihe von Artikeln zum neuen EU Patentsystem im englischsprachigen ksnh::law Blog.

3D-Scanner

In meiner kleinen zuvor angekündigten Reihe über rechtliche Aspekte des 3D Printing komme ich heute auf die Frage zu sprechen, ob die Hersteller von Gerätschaften es hinnehmen müssen, wenn Ersatztreile davon – vom Brillengestell über Smartphone-Gehäuseteile bis hin zu Rastenmähermotor-Abdeckungen – gescannt und die daraus resultierenden 3D-Datenmodelle über das Internet frei verteilt werden.

Falls die Vorhersage von Auguren, dass 3D-Printer in überschaubarer Zukunft auch in zahlreichen Privathaushalten anzutreffen sein werden, sich bewahrheitet, stellt sich die Frage, woher die Betreiber dieser Geräte dann die 3D-Datenmodelle beziehen werden, um das Equipment auch praktisch nutzen zu können. Man wird wohl damit rechnen können, dass diese Modelle nur zu einem kleineren Teil von den Druckerbetreibern selber erstellt werden. Es wird sicher für die Betreiber darüber hinaus interessant sein, Gegenstände nach Datenmodellen herzustellen, die man von Dritten bezogen hat. Ferner gehört nicht sehr viel Phantasie dazu, sich auszumalen, dass es bald auch internetbasierte Tausch-Sites geben wird, auf die man selbstgescannte 3D-Datenmodelle hochladen kann und über die solche 3D-Datenmodelle auch wiederum öffentlich zum Herunterladen angeboten werden.

An dieser Stelle möchte ich die Fragestellung zunächst auf einen engeren Sonderaspekt begrenzen. Dabei stelle ich mir vor, dass ein erheblicher Teil privater Betreiber von 3D-Druckern irgendwann einmal in die Lage kommen könnte, ein bereits gekauftes, aber defektes Gerät durch Herstellen eines Ersatzteiles reparieren zu wollen. Ein eher triviales Beispiel wäre ein hinterer Gehäusedeckel eines Smartphones. Wenn er zerbrochen ist, kann man das Smartphone kaum noch nutzen; eine Reparatur mit Klebeband ist häßlich, und der Hersteller des defekten Gerätes hat mitunter kein Interesse, solche Ersatzteile zu einem vernünftigen Preis anzubieten.

Vielleicht sind in ein paar Jahren auch preisgünstige 3D-Printer so weit fortgeschritten, dass man mit ihnen ein derartiges Ersatzteil fertigen kann, welches nicht nur die Geometrie des Originals nachbildet, sondern auch hinreichend toleranzarm geformt und mit brauchbarer Elastizität ausgestattet ist, so dass es funktional einen vollwertigen Ersatz für das zerbrochene Original bietet.

Aber woher bezieht der Betreiber eines solchen 3D-Printers in einem derartigen Fall sein Datenmodell? Selbst wenn ein 3D-Scanner unmittelbar zur Verfügung steht, wird eine Vermesssung des defekten und zu ersetzenden Teiles vielfach nicht weiterhelfen.

Man könnte dann versuchen, beispielsweise aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden zu finden, der ein identisches Gerät besitzt, um ein unbeschädigtes Gehäuseteil auszuborgen, das dann gescannt werden kann. Aber auch wenn diese Bemühungen im Einzelfall vom Erfolgt gekrönt sind, bleibt festzuhalten, dass die Datenbeschaffung subjektiv mühsam werden kann.

Eine Möglichkeit, mit dieser Situation umzugehen, bestünde für involvierte Individuen darin, nach erfolgreichem Auffinden eines unbeschädigten Originals und dem eigentlichen Scanvorgang die daraus gewonnenen Daten eines entsprechenden 3D-Modells auf einer Website unter genauer Angabe der Typenbezeichnung des betreffenden Gerätes zum freien Herunterladen anzubieten. Dies geschähe dann in Analogie zum Prinzip der Freien Software in der Hoffnung, dass sich Nachahmer finden, die andere Datenmodelle auf gleiche Weise publizieren, so dass im Laufe der Zeit ein frei verfügbarer Fundus an 3D-Datenmodellen von mechanischen Teilen eines breiten Spektrums von Gerätschaften entsteht, aus dem letztlich alle Betreiber von 3D-Druckern insbesondere für ihren Eigenbedarf Nutzen ziehen können.

In einem fortgeschrittenen Stadium müßte dieser Prozess allmählich zur freien Verfügbarkeit von Geometriedaten einer großen Anzahl von auf dem Markt befindlichen Geräten führen.

Für die Hersteller der betroffenen Geräte kann dies eine heikle Entwicklung sein. Möglicherweise hat man dort an der praktischen Verfügbarkeit von Ersatzteilen kein Interesse, weil man sich von der Irreparabilität älterer Modelle einen gesteigerten Absatz neuerer Produkte verspricht. Oder das Geschäftsmodell ist so ausgestaltet, dass die Mittelzuflüsse aus teuer verkauften Einzelteilen einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag zum Betriebsergebnis bilden. Ausserdem wird es sich oftmals so verhalten, dass Geometriedaten von Einzelteilen veröffentlicht werden, die als solche unter Geschmacksmuster- oder sogar Patentschutz fallen. Die Aussicht, dass Dritte die frei verfügbaren Geometriedaten dazu nutzen werden, diese unter Schutzrechte fallenden Teile nachzubauen, dürfte bei den betroffenen Geräteherstellern für weitere Nervosität sorgen.

Aber kann das Entstehen von derartigen öffentlichen Geometriedatenbanken frei verkäuflicher Artikel überhaupt rechtlich unterbunden werden?

Eine definitive Antwort nach deutschem Recht kann hier nicht gegeben werden, denn soweit mir bekannt ist, gibt es noch keine einschlägigen Gerichtsentscheidungen. Aber einige herausgegriffene Aspekte sollen im folgenden beleuchtet werden:

Patentrecht: In Fällen, bei dem das gescannte Teil in den Schutzbereich eines Patentes fällt, könnte man diskutieren, ob das Anbieten der Geometriedaten eine mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG darstellt (siehe auch hier). Dazu müßten die gescannten Geometriedaten des zum Einsatz bei der Nachfertigung per 3D-Printing prinzipiell geeigneten Datenmodells als “Mittel” im Sinne des § 10 PatG aufgefaßt werden, welches sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, wobei derjenige, der diese Daten über das Internet herunterlädt, weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Daten dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Aber der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Jahre 2000 (allerdings in einem gänzlich anderen Kontext) einmal formuliert (BGH, Urteil vom 10.10.2000 – X ZR 176/98 – Luftheizgerät), dass unter “Mitteln” im Sinne des § 10 PatG [nur] körperliche Gegenstände zu verstehen sind, mit denen eine Benutzungshandlung im Sinne des § 9 PatG, also die unmittelbare Patentverletzung, verwirklicht werden kann. Und ein Datenmodell mit Geometriedaten ist sicherlich kein körperlicher Gegenstand. Zudem steht die mittelbare Patentverletzung nach § 10 PatG unter dem doppelten Inlandsbezug, d.h. sowohl das Anbieten oder Liefern der Mittel als auch die beabsichtigte Nutzung der Mittel muss im Inland erfolgen. Wenn der Server, auf dem die Geometriedaten gespeichert sind, im Ausland steht, erhebt sich die Frage, ob hier das das Anbieten oder Liefern der Geometriedaten im Inland erfolgt. Selbst wenn man unterstellte, dass auch Datenaggregationen wie ein 3D-Geometriemodell “Mittel” im Sinne des § 10 PatG darstellen können, und wenn man ferner annimmt, dass auch das Schaffen einer Möglichkeit zum Herunterladen der Geometriedaten über das Internet im Inland eine Brücke zur Verwirklichung des doppelten Inlandsbezuges schafft, bleibt noch die Hürde, aufzuzeigen, dass derjenige, der die Daten herunterläd, weiß, dass diese zum Fertigen eines patentierten körperlichen Gegenstandes geeignet und bestimmt sind oder aber das diese Eignung und Bestimmung offensichtlich ist. In diesem Zusammenhang wird viel davon abhängen, ob sich beim Entstehen einer Filesharing-Kultur von 3D-Daten im Internet plausible alternative Zweckbestimmungen herausbilden werden, auf die verwiesen werden kann.

Geschmacksmusterrecht: In Fällen, bei denen das gescannte Teil in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters fällt, könnte man diskutieren, ob das Anbieten der Geometriedaten eine Geschmacksmusterverletzung nach § 38 GeschmMG darstellt. Absatz 1 dieser Bestimmung besagt, dass das Geschmacksmuster seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht gewährt, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Eine Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein. Der zentrale Begriff ist hier in diesem Zusammenhang offenbar der des Erzeugnisses. Können blosse Geometriedaten als Erzeugnis angesehen werden? § 1 Nr. 2 GeschmMG definiert ein Erzeugnis als industriellen oder handwerklichen Gegenstand, einschließlich Verpackung, Ausstattung, grafischer Symbole und typografischer Schriftzeichen sowie von Einzelteilen, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen. Aber ein Computerprogramm gilt ausdrücklich nicht als Erzeugnis, und das Erfordernis der Gegenständlichkeit eines ein Geschmacksmuster verletzenden Erzeugnisses legt den Schluss nahe, dass der Umgang mit digitalen Geometriedaten als solchen wohl keine Geschmacksmusterverletzung konstituieren kann. Offenbar wird auch in diesem Zusammenhang viel davon abhängen, ob sich beim Entstehen einer Filesharing-Kultur von 3D-Daten im Internet plausible alternative Zweckbestimmungen jenseits der Ausführung schutzrechtsverletzender Handlungen herausbilden werden, auf die verwiesen werden kann.

Solange die 3D-Geometriedaten von Privaten für nichtgewerbliche Zwecke eingesetzt werden, greifen die Schrankenbestimmungen (§ 11 Nr. 1 PatG;   § 40 Nr. 1 GeschmMG) des Patent- beziehungsweise Geschmacksmusterrechtes, und eine Schutzrechtsverletzung durch Nutzung der 3D-Daten zur Herstellung körperlicher Gegenstände scheidet ohnehin aus. Solange von einer späteren Nutzung der Geometriedaten durch Private für nichtgewerbliche Zwecke ausgegangen wird, scheint eine Gefährdung eines Geschmacksmusterschutzes durch Scannen und Distributieren von entsprechenden Geometriedaten kaum justiziabel zu sein, denn es gibt keinen per Gesetz geschaffenen Tatbestand der mittelbaren Geschmacksmusterverletzung. Anders könnte es selbst bei privaten, nicht gewerblichen Szenarien im Patentrecht aussehen, denn für den Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung ist es nicht erforderlich, dass eine auf den Umgang mit den [wesentlichen] Mitteln kausal folgende unmittelbare Patentverletzung tatsächlich stattfindet; die mittelbare Patentverletzung zielt auf einen abstrakten Patentgefährdungstatbestand. Aber, wie oben diskutiert, hängt die Beantwortung der Frage, ob eine mittelbare Patentverletzung im Zusammenhang mit der Distribution von 3D-Geometriedaten in Betracht kommt, viel an der Frage, ob die wesentlichen Mittel stets als körperlicher Gegenstand aufgefaßt werden müssen.

Falls das Bereitstellen von per Crowdsourcing eingescannten 3D-Daten von Unternehmen zukünftig einmal als Problem angesehen werden sollte, muss man wohl vor allem damit rechnen, dass im Vorfeld konkreter nicht-privater und gewerblicher Verletzungshandlungen mit der Erstbegehungsgefahr argumentiert und im Hinblick auf die Nutzer dieser Daten ein patent- beziehungsweise geschmacksmusterrechtlicher Unterlassungsanspruch geltend gemacht wird. Das Gespenst der Störerhaftung wird dann – wie auch jetzt schon im Urheberrechtsbereich – bei den ISPs, auf deren Infrastruktur Datenbanken mit 3D-Daten gehostet werden,  am Horizont auftauchen. Die derzeitige Unklarheit der Rechtslage wird daher möglicherweise das Entstehen von solchen 3D-Geometriedatenbanken behindern, auch wenn noch völlig offen ist, wie die höchtrichterliche Rechtsprechung die Sachlage am Ende beurteilen wird.

Dieser kurze Anriß einer Diskussion von Problemen des gewerblichen Rechtsschutzes in Szenarien, bei denen der Umgang mit digitalen Daten eine Schlüsselrolle spielt, mag erneut demonstrieren, wie sehr die derzeitige begriffliche Ausgestaltung des Patent- und Geschmacksmusterrechtes noch in den Vorstellungen körperlicher industrieller Produktion des XX. Jahrhunderts verhaftet ist.

(Photo (C) 2009 by Michael Fielitz (michfiel) via Flickr unter einer CC-BY-SA-Lizenz [2013-02-05])

Senator Patrick Leahy (Dem/VT) und Kongressabgeordneter Lamar Smith (Rep/TX)

In unserer dreiteiligen Artikelserie zum ‘America Invents Act’ (AIA) haben wir bisher in Teil 1 die Änderungen zum 16. September 2011 und in Teil 2 die Änderungen zum 16. September 2012 beleuchtet. Das letzte Paket der Ändeungen im US Patentrecht tritt zum 16. März 2013 in Kraft und ist Gegenstand des vorliegenden dritten Teils der Serie.

Zunächst wollen wir aber noch einmal die wesentlichen Ziele der Patentrechtreform zusammenfassen, so wie sie sich der US-Gesetzgeber erhofft:

• Reduzierung des Rückstaus an derzeit etwas 680.000 ungeprüften Patentanmeldungen im USPTO;
• Kostengünstigere und effizientere Möglichkeiten, die Rechtsbeständigkeit von erteilten Patenten in Frage zu stellen;
• Erhöhung der Patentqualität, das Stichwort “Raising the Bar” ist auch hierzulande bekannt; und
• Vereinfachte Zweitanmeldungen im Ausland für US-Erstanmelder durch Harmonisierung des US-Patentrechts mit weltweiten Standards.

Die bisher getroffenen Maßnahmen, von denen man sich diese Erfolge erhofft, haben wir bereits weitgehend in Teil 1 und Teil 2 dieser Serie vorgestellt. Das dritte und letzte Paket, das am 16. März 2013 in Kraft treten wird, wird im Hinblick auf die Patentprüfung die gravierendsten Umstellungen zur Folge haben, allen voran die Umstellung vom first-to-invent Prinzip auf das first-to-file Prinzip, die neu ausgestaltete Neuheitsschonfrist und Änderungen beim relevanten Stand der Technik.

1.  Umstellung auf ‘first-to-file’ (faq, info). Die USA sind die letzte verbliebende Jurisdiktion der Welt, die noch dem first-to-invent Prinzip folgt, nachdem Kanada und die Philippinen bereits 1989 bzw. 1998 auf das first-to-file Prinzip umgestellt haben.

Das first-to-invent Prinzip (Ersterfinderprinzip) basiert auf dem Gedanken, dass von zwei Erfindern, die unabhängig voneinander die gleiche Erfindung gemacht haben, das Recht auf das Patent dem früheren Erfinder zusteht. Grundsätzlich gilt jedoch der Erstanmelder prima facie als berechtigt. Sofern ein weiterer Anmelder die gleiche Erfindung zum Patent anmeldet und das Recht auf das Patent seinerseits beansprucht, muß in einem Interference-Verfahren mittels Laborberichten, Arbeitsprotokollen oder ähnlichen Unterlagen geklärt werden, welcher Erfinder früher im Besitz der Erfindung war. Diesem steht dann das Recht auf das Patent zu.

Am 16. März 2013 wird nun auch die USA auf das first-to-file Prinzip (Erstanmelderprinzip) umstellen. Danach steht das Recht auf das Patent dem Erstanmelder zu, unabhängig davon, ob ein anderer Erfinder die gleiche Erfindung nicht vielleicht schon früher gemacht hat. Dies bedeutet aber nicht, dass einem Nichtberechtigten, der die Erfindung z.B. widerrechtlich entnommen hat, das Recht auf das Patent zusteht, wenn er es nur vor dem eigentlichen Erfinder zum Patent anmeldet. Denn auch nach dem first-to-file Prinzip steht das Recht auf das Patent ausschließlich einer Person oder Gruppe zu, die die Erfindung tatsächlich selbständig getätigt hat. Insofern ist der Begriff ‘first-to-file’ etwas irreführend, denn tatsächlich wird ja ein ’first-inventor-to-file’ Prinzip verfolgt.

2.  Neuheitsschonfrist. Die in den USA seit 1952 praktizierte 12-monatige Neuheitsschonfrist wurde zwar beibehalten, musste aber auch an die Umstellung von ‘first-to-invent’ auf ‘first-to-file’ angepasst werden. Hierbei folgt der AIA jedoch nicht den etablierten Vorbildern, wie zum Beispiel der 6-monatigen Neuheitsschonfrist im deutschen Gebrauchsmusterrecht (§ 3 (1) GbmR), sondern schafft ein neu ausgestaltetes Rechtsinstitut, das die alte US-Neuheitsschonfrist mit der klassischen first-to-file Neuheitsschonfrist kombiniert.

3.  Die bisherige US-Neuheitsschonfrist (first-to-invent). Jede beliebige Veröffentlichung der Erfindung innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag einer US-Patentanmeldung – ob nun durch den Erfinder oder unabhängige Dritte – ist nicht Bestandteil des Standes der Technik, sofern der Erfinder nachweisen kann, dass er bereits vor dieser Veröffentlichung im Besitz der Erfindung war, 35 USC § 102(b) alte Fassung:

a person shall be entitled to a patent unless

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or descibes in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.

4.  Die Neuheitsschonfrist gemäß GbmG (first-to-file). Hier wird jede auf den Erfinder zurückzuführende vorzeitige Veröffentlichung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag vom Stand der Technik ausgenommen, § 3 Abs. 1, S. 3 GbmG:

Eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht.

Im Gegensatz zur bisherigen US-Neuheitsschonfrist sind also bei der klassischen first-to-file Neuheitschonfrist Veröffentlichungen von Dritten innerhalb der Neuheitsschonfrist regulärer Bestandteil des Standes der Technik und können der Erfindung entgegenstehen.

5. Die neue US-Neuheitsschonfrist (first-to-file). Der AIA kombiniert nun die beiden obigen Konzepte zu einer neuartigen, durchaus nicht unkomplizierten Regelung, die einer Erfindung in den USA mehr Stand der Technik entgegenstellen kann, als dies bisher der Fall war. Denn eine Veröffentlichung Dritter innerhalb der Neuheitsschonfrist kann nicht mehr allein dadurch vom Stand der Technik ausgeschlossen werden, dass der Erfinder bereits früher im Erfindungsbesitz war.

Die neue Regelung sieht nämlich vor, dass entsprechende Veröffentlichungen Dritter innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag nur dann kein Stand der Technik sind, wenn der Anmelder die Erfindung innerhalb dieser 12-Montasfrist bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, 35 USC § 102(b) neue Fassung:

A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if–

(a)  the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(b)  the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

Eine eigene frühzeitige Veröffentlichung nach § 102 (b) n.F. hat also sowohl die Wirkung einer eigenen frühzeitigen Veröffentlichung gemäß der klassischen first-to-file Neuheitsschonfrist – nämlich Ausschluss dieser Eigenveröffentlichung (Abs. a), als auch eines früheren Erfindungsbesitzes gemäß der bisherigen first-to-invent Neuheitsschonfrist – nämlich Ausschluss von zwischenzeitlich veröffentlichtem, entsprechendem Stand der Technik (Abs. b).

6.  Taktische Überlegungen zur neuen US-Neuheitsschonfrist. Angesichts der Tatsache, dass eine frühzeitige Eigenveröffentlichung bis zum Anmeldetag anfallenden Stand der Technik ausschließen kann, wurde in den USA diskutiert,  ob die neuegestaltete Neuheitsschonfrist tatsächlich das angestrebte first-to-file Prinzip verwirklicht, oder ob diese eher in ein   first-to-publish Regime umgestaltet wird (vgl. hier oder hier). Dieser Gedanke scheint zunächst in der Tat naheliegend zu sein, denn eine Eingenveröffentlichung stellt für einen weiteren, ebenso berechtigten Erfinder des gleichen Gegenstandes regulären Stand der Technik dar und sichert das Recht auf das Patent innerhalb des nachfogenden Jahres ab.

Derartigen Strategien sind allerdings wenig empfehlenswert, denn, wie der Name schon sagt, ergeben sich die Wirkungen der Neuheitsschonfrist nur bei potentiell neuheitsschädlichen Veröffentlichungen, also gleichen Gegenständen. Eine frühzeitige eignene Veröffentlichung einer Erfindung (z.B. mit den Merkmalen A+B) schafft das Risiko, dass die Wettbewerber dadurch motiviert Weiterentwichklungen vornehmen (z.B. mit den Merkmale A+B+C), die dann als Stand der Technik gelten und einer späteren Anmeldung der ursprünglichen Erfindung im Hinblick auf erfinderische Tätigkeit entgegenstehen.

Daneben wäre eine solche frühzeitige Eigenveröffentlichung in jedem Falle neuheitschädlicher Stand der Technik für Nachanmeldungen in den maßgeblichen europäischen Jurisdiktionen, die in der Regel keine Neuheitschonfrist kennen.

Allerdings wird zumindest in Deutschland sowohl in der Industrie als auch im akademischen Bereich gelegentlich der Wunsch geäußert, im Patentrecht eine ähnliche  Neuheitsschonfrist einzurichten, wie sie aus dem Gebrauchsmusterrecht bekannt ist. Ebenso werden Forderungen erhoben, dass nun, da sich die USA beim first-to-file Prinzip auf Europa zubewegt hat, Europa im Gegenszug auch eine Neuheitsschonfrst einführen könne.

7.  Abschaffung der Hilmer Doktrin. Neben der Umgestaltung der Neuheitsschonfrist führt besonders die Abschaffung der sogenannten Hilmer Doktrin, die von der rechtsprechnung 1966 im Einklang mit dem Vorbehalt nach Art 64 (4)a PCT eingeführt wurde, zu einer spürbaren Erweiterung des Standes der Technik.

Nach der ab dem 16. März 2013 obsoleten Hilmer Doktrin entfalten Anmeldungen mit US-Priorität mit Bezug auf ihre Eigenschaft als Stand der Technik eine größere Wirkung als Anmeldungen mit einer ausländischen Priorität, da immer der Tag der ersten Anmeldung der Erfindung in den USA maßgeblich ist. Die Bezugnahme auf eine US-Prioritätsanmeldung verschiebt den für ihre Wirkung als Stand der Technik maßgeblichen Tag einer US-Anmeldung also zeitlich nach hinten, die Inanspruchnahme einer ausländischen Priorität jedoch nicht. Nach der Hilmer Doktrin steht eine US-Anmeldung mit einer US-Priorität also wesentlich mehr Patentanmeldungen als Stand der Technik entgegen, als zeit- und inhaltsgleiche Anmeldung mit einer ausländischen Priorität.  

8.  Neuer Umfang des Standes der Technik. Aus der Abschaffung der Hilmer Doktrin resultieren besonders zwei Änderungen im neuen 35 USC § 102, die den Stand der Technik erweitern, der einer US-Anmeldung entgegenstehen kann.

i.)  Zunächst erweitert § 102 (a) (1) den Stand der Technik um Erfindungen, die vor dem Anmeldetag “anderweitig” der Öffentlichkeit zugänglich waren und beschränkt die patenthindernde öffentliche Vorbenutzung und die kommerzielle Verwendung der Erfindung nicht mehr auf die USA (“in this country”):

(a)  A person shall be entitled to a patent unless –

(1)  the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;

()  [...]

Was genau unter einem Stand der Technik zu verstehen ist, der “otherwise available to the public” ist, wird die Auslegung der Gerichte zeigen müssen. Vorstellbar sind beispielsweise mündliche Überlieferungen, z.B. Vorträge oder Fachdiskussionen, deren Inhalt beispielsweise in Form von eidesstattlichen Versicherungen in ein Verfahren eingeführt werden.

ii.)  Daneben wurde der bisherige § 102 (e) gestrichen und findet sich nun in geänderter Form im § 102 (a) (2) wieder:

(a)  A person shall be entitled to a patent unless –

(1)  [...]

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

Dieser Absatz bestimmt den maßgeblichen Zeitrang eines nachveröffentlichten US-Patentdokuments, also einer US-Anmeldung oder eines US-Patents, die/das vor dem Zeitrang einer zu prüfenden US-Anmeldung angemeldet und erst danach veröffentlicht wurde  (‘intervening right’).

Während im § 102 (e) im Sinne der Hilmer Doktrin noch von “filed in the United States before the invention” die Rede war, wird nun also auf den “effective filing date” abgestellt. Eine nachveröffentlichte US-Anmeldung mit einer deutschen Priorität gilt nun also – gemäß dem internationalen Standard – auch in den USA ab dem Prioritästdatum als regulärer Stand der Technik. Vor dem AIA waren solche Schriften gar nicht zu berücksichtigen, da sie zum Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung noch nicht zugänglich waren und die ausländische Priorität unberücksichtigt blieb.

Was zunächst nach einer gelungenen internationalen Harmonisierung aussieht, ergibt jedoch an anderer Stelle neue Divergenzen gegenüber dem internationalen Standard. Der neue § 102 (a) (2) beläßt nämlich den nachveröffentlichen Stand der Technik einfach im regulären Stand der Technik. Dies führt einen weltweit einzigartigen Sonderweg im US-Patentrecht fort,  nämlich denjenigen, dass nachveröffentlichte Dokumente nicht nur (wie weltweit üblich) bei der Neuheitsprüfung herangezogen werden können, sondern insbesondere auch bei der wesentlich kritischeren Prüfung der erfinderischen Technik.

Demgegenüber ist in Europa der (irgendwo in der Welt) nachveröffentlichte Stand der Technik (z.B. gemäß Art 54 (3) EPÜ) nur für die Neuheit relevant, bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit werden solche Schriften jedoch nicht zugelassen (vgl.  (ist gemäß Art 56 EPÜ).    

9.  Erweiterung des Standes der Technik. Zusammenfassend hier noch einmal die Unterschiede des Stand-der-Technik-Begriffs gemäß AIA im Vergleich zu einem klassischen fist-to-file System mit herkömmlicher Neuheitsschonfrist:

• Die neue US-Neuheitsschonfrist schließt neuheitsschädlichen Stand der Technik zwischen dem Zeitpunkt einer eigenen vorzeitigen Veröffentlichung und dem tatsächlichen Anmeldetag aus, während klassischerweise nur Eigenveröffentlichungen ausgeschlossen werden,
• nachveröffentlichter Stand der Technik können nur in den USA veröffentlichte Anmeldungen oder Patente sein, und
• nachveröffentlichter Stand der Technik ist auch relevant für erfinderische Tätigkeit und nicht, wie ansonsten üblich, nur für die Neuheit.

Im Vergleich mit der bisherigen US-Patentpraxis ergeben sich demgegenüber folgende Unerschiede: 

• Die öffentliche Vorbenutzung und frühere geschäftliche Verwendung der angemeldeten Erfindung sind jetzt in jedem Lad der Welt relevant und nicht nur bei entsprechenden Handlungen in den USA, und 
• der maßgebliche Zeitpunkt für die Stand-der-Technik-Wirkung eines Patentdokuments ist allgemein dessen Zeitrang, unabhängig davon, ob eine ausländische Priorität oder diejenige einer US-Prioritätsanmeldung in Anspruch genommen wird. 

10.  Widerrechtliche Entnahme und Derivation-Verfahren (faq). Das bisherige zweiseitige Interference-Verfahren wird abgeschafft, da nach der Abkehr vom first-to-invent-Prinzip Streitigkeiten über den tatsächlichen Erfindungszeitpunkt mehr auftreten können, weil das Recht auf das Patent zukünftig allein vom Anmeldetag abhängt.

Stattdessen ist im neuen first-to-file System das Derivation-Verfahren vor dem Patent Trial and Appeal Board (PTAB) mit Beschwerdemöglichkeit zu dem Court of Appeal for the Federal Circuit (CAFC) vorgesehen, in dem eine vermeintliche oder tatsächliche widerrechtliche Entnahme einer fremden Erfindung durch einen Nichtbereichtigten geklärt werden kann. Hinsichtlich des Zwecks, der Wirkung und der gerichtlichen Ausgestaltung ist das neue Derivation-Verfahren durchaus mit einer Vindikationsklage gemäß § 8 PatG oder § 13 GbmG vergleichbar, obwohl die Derivation vor einer patentamtlichen Spruchkammer des PTAB verhandelt wird.   

Ein Erstanmelder hat natürlich auch auch im first-to-file-System nur dann das Recht auf das Patent, wenn er die betreffende Erfindung  tatsächlich selbständig getätigt hat. Sofern der Erstanmelder die Erfindung jedoch vom eigentlichen Erfinder widerrechtlich entnommen – d.h. entwendet – hat, kann der eigentliche Erfinder im Wege des Derivation-Verfahrens Unterlagen vorlegen, die die widerrechtliche Entnahme (‘derivation’) belegen und die Übertragung des Rechts auf das Patent von dem Erstanmelder auf den Erfinder (Zweitanmender) rechtfertigen. Der rechtmäßige Erfinder muss allerdings eine eingene Anmeldung  einreichen, damit ihm das Derivation-Verfahren zugänglich ist. Die Derivation ist dann innerhalb eines Jahres ab Veröffentlichung dieser Zweitanmeldung einzuleiten.

Eine zweite Chance auf Übertragung des Rechts auf das Patent besteht dann noch einmal später, wenn sowohl die Erstanmeldung als auch die Zweitanmeldung erteilt sind. Dann kann der berechtigte Erfinder und Zweitanmelder nämlich eine Zivilklage gegen den nichtberechtigten Erstanmelder und jetzigen Patentinhaber anstrengen, dies allerding nur innerhalb eines Jahres  ab Veröffentlichung der ersten Patnetanmeldung, umabhängig davon, ob zuerst die Erstanmeldung oder die Zweitanmendung erteilt wurde.

Die Rechtsfolgen einer erfolgreichen Derivation können unterschiedlich sein. Das PTAB kann einzelne Ansprüche der unberechtigten Erstanmeldung streichen oder die ganze Erstanmeldung zurückweisen. Unter besonderen Umständen kann auch (nur) die Erfinderangabe in der Erstanmeldung korrigiert werden.

Mit diesem dritten Teil liegt nun unsere vollständige Serie zum ‘America Invents Act’ vor (vgl. Teil 1 und Teil 2). Gerne beantworten wir konkrete Fragen zu dieser komplexen Rechtsänderung.

Im Museum des US-Patentamts

In Teil 1 unserer dreiteiligen Serie zum America Invents Act (H.R.1249, vgl. AIA Infoseite) haben wir die Gesetzesänderungen beleuchtet, die bereits am 16. September 2011 in Kraft traten, nämlich

1. Beschleunigte Prüfung (‘prioritized examination‘),
2. Patentierungsausschluss von Strategien zur Steuervermeidung (‘tax strategies‘),
3. Ausschluss von Patenten auf menschliche Organismen (‘human organisms‘),
4. Patentberühmung (‘false marking’, ’virtual marking‘),
5. Vorbenutzungsrechte (‘prior user rights‘) als Verteidigung gegen Verletzungsklagen,
6. Best-Mode-Verteidigung gegen Verletzungsklagen,
7. Abschaffung der ‘Inter-Partes-Reexamination’,
8. Gebührenänderungen und ‘micro entities’, und
9. Einschränkung von Mehrfach-Klagen.

Mit dem vorliegenden Teil 2 wollen wir uns nun denjenigen Änderungen zuwenden, die am 16. September 2012 in Kraft getreten sind. Im dritten Teil werden dann abschließend die Änderungen zum 16. März 2013 vorgestellt.

Die am 16. September 2012 in Kraft getretenen Änderungen betreffen im Wesentlichen die neuen Amtsverfahren, mit denen erteilte Patente angegriffen werden können, die zu Unrecht erteilt wurden, sowie einige weitere verfahrensrechtliche Änderungen.

I.  Neuordnung der USPTO Amtsverfahren nach Erteilung

In Teil 1 dieser Serie wurde bereits darauf hingewiesen, dass die bisherige Inter-Partes-Reexamination, ein zweiseitiges Amtsverfahren zur Überprüfung der Rechtsbeständigkeit erteilter Patente, zum 16.09.2012 von zwei neuen, sich ergänzenden zweiseitigen Review-Verfahren ersetzt wurde, nämlich dem Post-Grant-Review (PGR) und dem Inter-Partes-Review (IPR). Beide Verfahren werden von dem neu eingerichteten Patent Trial and Appeal Board (PTAB) bearbeitet, einer Beschwerdeinstanz innerhalb des USPTO vergleichbar mit den Beschwerdekammern des EPA.

1. Post-Grant-Review (faq, info). Ähnlich dem europäischen Einspruchsverfahren kann ein Antrag auf Post-Grant Review (PGR) innerhalb von neun Monaten nach dem Erteilungsdatum des Patents eingereicht werden, um dessen mangelnde Rechtsbeständigkeit geltend zu machen. Allerdings wird der Post-Grant-Review erst für Patente mit einem Zeitrang ab dem 16. März 2013 zugänglich sein. Derzeit kann das PGR-Verfahren lediglich für sehr wenige Patentklassen beantragt werden, darunter insbesondere für Patente auf Geschäftsverfahren im Rahmen des sogenannten ‘Transitional Program for Covered Business Method Patents‘ (siehe unten).

Anders als bei der inzwischen abgeschafften Inter-Partes-Reexamination (und ähnlich den Einspruchsgründen gemäß EPÜ) können hierbei mehrere der im US-Patentgesetz vorgesehenen Nichtigkeitsgründe herangezogen werden – und nicht nur entgegenstehender schriftlicher Stand der Technik -, nämlich insbesondere auch mangelnde Patentfähigkeit, wie z.B. bei Ansprüchen auf Naturgesetze oder abstakte Ideen (sogenannte ‘patent subject-matter eligibility‘), beliebiger Stand der Technik, auch in Form von eidensstattlichen Versicherungen oder aus einer Vorbenutzung, mangelnde Ausführbarkeit oder unzureichende Offenbarung.

Die Amtsgebühr des Post-Grant-Review, hierin unterscheidet sich dieses Verfahren von dem europäischen Einspruchsverfahren jedoch erheblich, liegt bei mindestens USD 35.800 (vgl. Gebührentabelle). Zum Vergleich, die Einspruchsgebühr des EPA beträgt aktuell nur EUR 745.

2. Inter-Partes-Review (faq, info). Nachdem die PGR-Frist von neun Monaten ab Erteilung verstrichen und jedes anhängige PGR-Verfahren abgeschlossen ist, kann die Rechtsbeständigkeit eines Patents vor dem USPTO nun noch durch einen Inter-Partes-Review angegriffen werden. Der Inter-Partes-Review ist seit dem 16.09.2012 für alle wirksamen Patente zugänglich, unabhängig vom Zeitrang eines Patents.

Das IPR-Verfahren ist dem PGR-Verfahren sehr ähnlich. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch der eingeschränkte Prüfungsumfang des Inter-Partes-Review, der auf die Überprüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit aufgrund schriftlichen Standes der Technik beschränkt ist, ähnlich der früheren Inter-Partes-Reexamination. Das heißt also, dass man weitere Nichtigkeitsgründe, wie z.B. einen gesetzlichen Patentierungsausschluss oder mangelnde Ausführbarkeit, nur noch gerichtlich geltend machen kann, wenn die 9-Monatsfrist des Post-Grant-Review verstrichen ist.

Die Amtsgebühr des IPR-Verfahrens ist nur wenig geringer als diejenige des PGR-Verfahrens und beträgt USD 27,200 (vgl. Gebührentabelle).

3. Zulässigkeitsregeln des PGR und IPR. Falls die Rechtsbeständigkeit eines Patents bereits gerichtlich überprüft wird, etwa durch eine negative Feststellungsklage oder eine Widerklage in Reaktion auf eine Verletzungsklage, kann weder ein Post-Grant-Review noch ein Inter-Partes-Review eingeleitet werden. Auf eine Verletzungsklage kann ein Inter-Partes-Review nur innerhalb eines Jahres ab Klageerhebung beantragt werden.

Die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen der neuen Review-Verfahren wurden gegenüber der bisherigen Inter-Partes-Reexamination verschärft. Für den Post-Grant-Review wird gefordert, dass für zumindest einen Anspruch die Nichtigkeit wahrscheinlicher ist als die Rechtsbeständigkeit (‘more likely than not‘). Für den Inter-Partes-Review wird eine vernünftige/begründete Wahrscheinlichkeit gefordert, dass zumindest ein Anspruch des angegriffenen Patents nichtig ist (‘reasonable likelihood‘).

Diese Kriterien werden allgemein so verstanden, dass für den Post-Grant-Review eine Erfolgswahrscheinlicheit von 51% oder mehr glaubhaft zu machen ist, während für den Inter-Partes-Review eine Wahrscheinlichkeit von 50% ausreicht. Es muss abgewartet werden, wie das PTAB diese beiden Zulässigkeitsschwellen in der Praxis auslegt und prüft.

Derzeit ist bei einer Entscheidung des PTAB, dass die Zulässigkeitsschwelle nicht erreicht wurde, keinerlei Erstattung der (erheblichen) Gebühren vorgesehen. Dies mag sich aber noch ändern, Vorschläge des USPTO liegen bereits auf dem Tisch. In jedem Falle wird die Entscheidung des PTAB über die Zulässigkeit des Review-Verfahrens endgültig sein, eine Beschwerdemöglichkeit gibt es nicht.

4. Verlauf des Review-Verfahrens. Im Verlauf des Review-Verfahrens können Antragsteller und  Patentinhaber einem strikten Schema folgend mit Eingaben auf das Vorbringen der Gegenseite reagieren sowie das Verfahren vergleichsweise beenden. Die Ausgestaltung der beiden neuen Amtsverfahren orientiert sich an dem zivilgerichtlichen Verletzungsverfahren, denn es ist auch eine – allerdings eingeschränkte – Discovery möglich und das Verfahren wird mit einer mündlichen Verhandlung (‘trial’) vor einer dreiköpfigen PTAB-Kammer abgeschlossen. Danach ist die Beschwerde vor dem Court of Appeal of the Federal Circuit (CAFC) möglich.

Die strikten Verfahrensregeln und Antwortfristen sollen sicherstellen, dass sowohl der Post-Grant-Review als auch der Inter-Partes-Review innerhalb von 12 Monaten ab der Zulässigkeitsentscheidung beendet werden können, in begründeten Ausnahmefällen in 18 Monaten.

5. Rechtshemmende Wirkung. Eine endgültige Entscheidung in einem Review-Verfahren hat rechtshemmende Wirkung (vgl. ‘estoppel PGR‘, ‘estoppel IPR‘). Der Antragsteller kann eine in der ersten Instanz vom PTAB oder in der zweiten Instanz vom CAFC entschiedene Frage anschließend nicht noch einmal gerichtlich (z.B. vor einem ‘District Court’) oder im Rahmen eines anderen Amtsverfahrens prüfen lassen.

Die Rechtshemmung umfasst aber nicht nur die tatsächlich entschiedenen Fragestellungen, sondern auch diejenigen, die vernünftigerweise hätten vorgebracht werden können (‘reasonably could have been raised’). Dies kann im Falle des Post-Grant-Review, in dessen Rahmen die wichtigsten Nichtigkeitsgründe geltend gemacht werden können, für den Antragsteller die unangenehme Folge haben, dass er das betreffende Patent im Falle einer Verletzungsklage überhaupt nicht mehr gerichtlich angreifen kann. Aber auch der Patentinhaber ist an die Review-Entscheidung gebunden, denn er kann einen im Review vernichteten Anspruch nicht mehr geltend machen, auch nicht in einem andern Erteilungsverfahren.

6. Review versus Nichtigkeitsklage. Nicht nur hinsichtlich der umfassenden rechtshemmenden Wirkung der neuen Review-Verfahren – die gerichtliche Widerklage wirkt nur auf die tatsächlich vorgebrachten Gründe rechtshemmend - unterscheiden sich die Review-Verfahren vor dem USPTO stark von einer Nichtigkeits(wider)klage vor einem District Court, sondern auch aufgrund der Verfahrenskosten (100 bis 200 Tsd. $ vs. mehr als 1 Mio. $) und -dauer (12 Monate vs. mehr als 2 Jahre) sowie insbesondere hinsichtlich der angewandten Beweisstandards. Im Zivilverfahren gilt nämlich die Vermutung der Rechtsbeständigkeit (‘presumption of validity’), die ein Kläger nur mir klaren und überzeugenden Beweisen (‘clear and convincing evidence’) überwinden kann – ein Standard, der wesentlich höher ist als beispielsweise die RLP-Schwelle (‘reasonable likelyhood for prevailing’) des Inter-Partes-Review.

Dazu kommt, dass im Zivilverfahren eine Geschworenen-Jury und ein Richter entscheiden, die mit der zugrundeliegenden Technologie des Patents in der Regel wenig vertraut sind, während die den Review bearbeitende PTAB-Kammer immer auch technisch qualifizierte Richter umfasst.

Dies alles dürfte dazu führen, dass die neuen Review-Verfahren insbesondere als Verteidigungsmittel in einem Verletzungsverfahren große Popularität erreichen können.

II.  Weitere Verfahrensrechtliche Änderungen

1. Post-Grant-Review gegen Geschäftsverfahrenspatente (faq, info). Eine der umstrittensten Neuerungen des AIA ist das sogenannte “Transitional Program for Covered Business Method Patents”. Diese Regelung eröffnet es einem Verletzungsbeklagten, der aus einem Patent auf ein Geschäftsverfahren auf Patentverletzung verklagt wurde, die Möglichkeit, das Klagepatent per Post-Grant-Review anzugreifen, selbst wenn die neun-monatige Einspruchsfrist bereits abgelaufen ist. Allerdings muss der PGR-Antrag innerhalb eines Jahres ab Erhebung der Verletzungsklage gestellt werden.

Ausgehend von dem rechtspolitischen Ziel, die Überprüfung der Rechtsbeständigkeit gerade für Patente auf Geschäftsverfahren zu erleichtern, ist dies vernünftig, denn im Gegensatz zum Inter-Partes-Review bietet das PGR-Verfahren die Möglichkeit, ein Patent aufgrund mangelnder Patentfähigkeit anzugreifen, also zu überprüfen, ob überhaupt ‘patent subject-matter eligibility‘ vorliegt. Dies dürfte inzwischen einer der erfolgversprechendesten Angriffe gegen Patente auf Geschäftsverfahren sein.

Die Frage ist jedoch, was genau ist ein Patent auf eine ‘covered business method’ (CBM)?. Diese beantwortet das geänderte Gesetz wie folgt:

Covered business method patent means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions.

Die sich daraus ergebende Frage nach dem Wesen einer “technological invention” wird wie folgt beantwortet:

the claimed subject matter as a whole recites a technological feature that is novel and unobvious over the prior art; and solves a technical problem using a technical solution.

Die letztgenannte Definition erinnert natürlich stark an das von den EPA-Bescherdekammern im Rahmen des Aufgabe/Lösungs-Ansatzes entwickelte Technizitätskriterium, die auch der deutschen Rechtsauffassung entspricht, wie sie beim DPMA und Bundespatentgericht angewandt werden. Die konkrete Auslegung der entsprechenden unbestimmten Rechtsbegriffe, dürfte auch in den USA der Rechtsprechnung vorbehalten sein.

Politisch war diese Regelung sehr umstrittenen und es wurde vermutet, dass der ein oder andere Senator erst durch intensives Lobbying der US-Finanzwirtschaft von der Notwendigkeit dieser  Regelung überzeugt werden konnte. Letztere hatte nämlich ein besonderes Interesse an vereinfachten Verteidigungsmöglichkeiten gegen die Durchsetzung von Geschäftsverfahrenspatenten, insbesondere nachdem DataTreasury zwei solche Patente (US 6,032,137, US 5,910,988) gegen Wells Fargo und andere Großbanken durchsetzen konnte.

2. Einwendungen Dritter. Neu ist auch die Möglichkeit, dass unbeteiligte Dritte in laufenden Prüfungsverfahren schriftlichen Stand der Technik vorlegen können (‘third party submissions’), ähnlich der europäischen Regelung in Art. 115 EPÜ.

Eine derartige Eingabe muss allerdings ausreichend begründet sein und innerhalb des relativ kurzen Zeitfensters von sechs Monaten ab Veröffentlichung der Anmeldung bzw. vor Absetzen des ersten Amtsbescheids erfolgen, je nachdem welche Frist später endet. Eine Verfahrensbeteiligung oder sonstige Rechte sind für den Eingebenden damit jedoch nicht verbunden. Diese neue Regelung ersetzt die inzwischen ausgelaufenen Pilotprogramme Peer-to-Patent und Peer Review.

3. Ergänzende Prüfung (faq). Das neue Rechtsinstitut der ‘supplemental examination‘ ist vergleichbar mit dem europäischen Beschränkungsverfahren. Es ist nämlich nur dem Patentinhaber zugänglich, damit dieser Fehler in der Patentschrift korrigieren kann. Insbesondere kann der Patentinhaber auf diesem Wege nachträglich aufgefundenen Stand der Technik einreichen, den er für relevant hält, um einem Angriff Dritter zuvorzukommen.

Eine besondere und in Europa irrelevante Motivation für den Patentinhaber, sein Patent einer ergänzenden Prüfung zu unterziehen, ist die Möglichkeit, ein unbilliges Verhalten gegenüber dem Patentamt während des Erteilungsverfahrens (‘inequitable conduct‘) nachträglich zu heilen, welches das Patent andernfalls nicht durchsetzbar machen würde.

III.  Formale Änderungen

Arbeitgeber als Anmelder. Mit der neu geschaffenen Möglichkeit, dass der Arbeitgeber des Erfinders oder ein anderweitig Berechtigter direkt als Anmelder einer Patentanmeldung fungieren kann, wird das US Patentrecht weiter in Richtung der internationalen Standards harmonisiert. Das Patent wird dann auf den Anmelder erteilt und nicht mehr auf den Erfinder. Bei einem unkooperative Erfinder kann der berechtigte Arbeitgeber seine Anmeldeberechtigung durch Vorlage entsprechender Unterlagen nachweisen, z.B. mit einer Kopie des Arbeitsvertrags.

Der dritte Teil wird diese Serie mit einer Darstellung der am 16. März 2013 wirksam werdenden Ändeungen abschließen. Diese sind insbesondere die Einführung

• des first-to-file Prinzips,
• eines erweiteren Stand-der-Technik-Begriffs, und
• des Derivation-Verfahrens für Streitigkeiten über das Recht auf das Patent.

(Photo 2008 von cytech via Flickr unter einer CC Lizenz)