marque US 77680442

C’était un empire électronique. Il s’est effondré en quelques minutes quand le FBI a ordonné l’arrêt de ses serveurs et saisi ses noms de domaine. Il ne reste plus rien de la puissance de stockage (impressionnante) et de la bande passante sur lesquelles s’était construit Megaupload, et des méga-revenus accumulés par ses dirigeants. Il ne reste plus rien… sauf peut-être quelques marques !

La société Megamedia Ltd, de droit hong-kongais, avait déposé en 2009 aux États-Unis des marques correspondant à ses divers services : Megaupload, Megavideo, Megapay, Megabox… Oui, vous lisez bien : la société qui tirait principalement ses revenus de l’exploitation illégale de la propriété intellectuelle d’autrui en utilisait une (infime) partie pour s’offrir… des droits de propriété intellectuelle !
La lecture de certains des e-mails du dirigeant de Megaupload révélée par le désormais célèbre indictment rédigé contre lui montre d’ailleurs qu’il  devenait soucieux de la défense de son groupe. Ainsi, dans un mail d’octobre 2011, Kim Dotcom avertit l’un de ses partenaires commerciaux que ses avocats américains vont engager une action contre des concurrents dont il écrit : « they are damaging the image and the existence of the file hosting industry » (p. 51). Cherchant à protéger son activité, on comprend que le dirigeant ait aussi souhaité protéger ses marques.

Et quelles marques ! Megaupload est une marque qui en quelques années est devenue mondialement connue, sans les efforts financiers habituellement associés à la construction d’une marque globale : dépôts multiples, investissements publicitaires, etc. Avec 50 millions de visiteurs par jour, ce qui fut l’un des premiers sites mondiaux a construit de manière sulfureuse une marque tellement renommée qu’elle pourrait sans doute être considérée comme notoire au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris. Les dispositions de cet article prévoient en substance que, même en l’absence d’enregistrement, lorsqu’elle est très largement connue, une marque doit bénéficier d’une protection.

Une méga-marque …

Megaupload est mort, mais sa marque reste. Cela peut rappeler le trépas de Napster, dont le nom était si connu qu’il avait ensuite été utilisé pour désigner un magasin de musique en ligne. Ses actifs immatériels furent rachetés par une société qui adopta cette marque pour rebaptiser son service PressPlay.

Le service Megaupload ne vaut plus rien, mais la marque conserve sa valeur. Le FBI n’a pas choisi de saisir les marques de Megamedia, mais 18 noms de domaine (megastuff.co, megaworld.com, megaclicks.co, megastuff.info, megaclicks.org, megaworld.mobi, megastuff.org, megaclick.us, mageclick.com (sic), HDmegaporn.com, megavkdeo.com (sic), megaupload.com, megaupload.org, megarotic.com, megaclick.com, megavideo.com, megavideoclips.com, megaporn.com). L’objectif était moins ici de saisir des actifs de valeur que de mettre fin aux activités de la société. Ces noms n’en ont pas moins une certaine valeur en raison de la notoriété qui leur est associée. On pourrait imaginer qu’ils soient un jour vendus pour indemniser les victimes de Megaupload – et que le soient alors aussi les marques américaines.

De par le monde, d’autres noms de domaine de la galaxie Megaupload vont susciter l’intérêt s’ils expirent sans être renouvelés.* En France, par exemple, selon le whois le nom megaupload.fr a été enregistré par un particulier en mai 2011.** On peut imaginer aussi que des opportunistes enregistrent dans divers pays des marques déclinant l’identifiant MEGA, afin de recueillir les fruits de sa renommée !

… qui pourrait devenir res nullius

Si, dans le prolongement de l’indictment, devait un jour être prononcée la dissolution de la société Megamedia Ltd, immatriculée à Hong Kong, les marques déposées ou enregistrées à son nom (une bonne dizaine aux USA) n’auraient donc plus aucun titulaire. Elles se trouveraient alors à disposition du premier qui les déposera, puisque le droit de marque est un droit d’occupation.

En effet, dans cette hypothèse, les marques deviendraient juridiquement res nullius (chose sans maître ou chose sans propriétaire), un peu comme les abeilles sauvages, le gibier ou le contenu des poubelles. Ce cas de figure n’a rien d’une vue de l’esprit : le « recyclage » de marques constitue par exemple l’activité d’un « antiquaire » de marques.

CM (avec FG)

Notes :

* Dès le 19 janvier 2012, jour de l’arrêt de Megaupload, ont par exemple été enregistrés les noms alternativemegaupload.fr, films-megaupload.fr ou streaming-megavideo.fr

** Le contact technique indiqué est Megamedia Ltd. L’article 6.2 de la charte de nommage du .fr exige qu’une personne morale n’ayant pas d’adresse en France fasse valoir un droit sur une marque internationale afin d’enregistrer un nom en .fr.

Ce faisant, l’AFNIC a privé les ayant-droits de la compétence et de l’expérience des experts agréés par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, en rapatriant cette prérogative dans son giron. On pouvait grincer des dents, surtout en ayant en mémoire l’expérience PREDEC.

La première décision mettant en œuvre la procédure dénommée Syreli opposait une société à son ancien gérant. Celui-ci avait réservé le nom de domaine litigieux avant que la société soit immatriculée, alors qu’il « avait mandat d’agir en tant que gérant au nom de l’entreprise Infragenius », selon les dires de cette dernière. Lorsque le gérant est devenu ancien gérant, il est resté avec le nom de domaine entre les mains.

L’engagement de la procédure a conduit cette personne à exprimer son accord sur le transfert du nom de domaine litigieux. L’AFNIC n’a eu qu’à entériner l’accord entre les parties et c’est ce qu’elle a fait. Jusque là, rien de palpitant : la solution était pliée d’avance.

Mais une partie de la décision comporte de quoi sauter au plafond.

extrait de la décision Syreli FR 2011-0001

Reprenons les éléments du litige plus clairement et selon une présentation chronologique :

• 25 juin 2010 à 05:42 : réservation du nom de domaine infragenius.fr
• 16 août 2010 : immatriculation de la société Infragenius
• 17 septembre 2011 : dépôt de la marque française 113 859 668
• 18 septembre 2011 : dépôt de la marque française 113 859 685

Première constatation évidente : le nom de domaine est antérieur à tous les droits invoqués.

Ah tiens !…

Deuxième erreur traduisant l’absence d’attention sur la chronologie : les marques n’ont pas été déposées « deux mois après la création du nom de domaine », mais plus d’un an après. Passons.

A partir de ces quelques éléments, par un lien de cause à effet mystérieux, il est conclu que le « Réquérant avait un intérêt à agir ».

Sans droits antérieurs, ni autre explications ?

L’intérêt à agir (condition d’action visée à l’article 31 du Code de procédure civile) réside dans l’importance qui, s’attachant pour le demandeur à ce qu’il demande, le rend recevable à le demander en justice, si cette importance est assez personnelle, directe et légitime (Vocabulaire juridique, G. Cornu).

En réalité, il est dans l’intérêt de la société Infragenius de se voir attribuer le nom de domaine en cause (puisque ce nom est identique à sa dénomination sociale), mais, pour de très évidentes raisons chronologiques, cet intérêt n’a rien à voir avec une éventuelle atteinte aux droits de propriété industrielle énumérés par l’AFNIC. La problématique juridique concerne la reprise des actes accomplis avant l’immatriculation de la société (sur ce sujet voir l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 février 2010, n° 09-13405, commenté par Jérôme Bonnard).

Enfin, la partie la plus amusante de toute cette histoire.

En général, dans les billets du pMdM, il y a la copie des marques en cause. C’est facile : la base de données de l’INPI est en accès libre. Dans le cas présent l’Afnic n’a pas eu à les rechercher : les marques faisaient parties de pièces de la plainte.

marque française 3859668

marque française 3859685

Regardez bien les détails des copies des marques ci-dessus (extraites de la base de données de l’INPI au 18 janvier 2012) : les marques invoquées dans cette procédure n’appartiennent ni au demandeur, ni au défendeur, mais à un tiers !

Et pour finir sur une note plus légère, comment ne pas voir dans la description de la marque semi-figurative 3859668 un clin d’œil à l’AFNIC ?

plume bleu symbole de l’excellence, du travail, de l’inspiration et de l’expression du talent. en vert, une lettre double representant le « i » et le « G » des deux mots (infra et genius) contractés pour donner la marque INFRAGENIUS qui elle signifie: le genie des infrastructure. (sic)

Cette volonté était longtemps restée lettre morte, en raison du blocage par le Conseil Constitutionnel d’amendements jugés sans lien suffisant avec les textes dans lesquels ils étaient insérés.

La troisième tentative aboutit cette fois à une publication au Journal Officiel : l’amendement « zombie » (mort deux fois et ressuscité en amendement Robinet) est en effet devenu, après modifications, l’article 42 de la loi publiée le 30 décembre 2011.

La LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé comporte donc un article qui affecte la portée de certains droits de propriété intellectuelle, rédigé ainsi :

Après l’article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-10-3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

La formulation générale de cet article (« un droit de propriété intellectuelle ») ne fait pas de distinction selon les types de droits (marque, dessins & modèles, brevets ou droit d’auteur), ni selon leur origine (nationale ou communautaire). Sur ce second point, demeure le problème de hiérarchie des normes que nous avions évoqué dans des billets précédents : le législateur national peut-il réduire la portée de droits de PI instaurés par des règlements européens ?

Autre incertitude : comment interpréter la conjonction de coordination qui relie deux éléments de l’aspect du droit ainsi paralysé (« l’apparence et la texture« ), étant soulignée la présence du singulier (« un droit de propriété intellectuelle ») ? Si un laboratoire est titulaire d’un modèle portant sur une texture et d’une marque tridimensionnelle portant sur les seuls contours d’une pilule, l’effet du texte peut-il être contourné, vu que la condition cumulative (si on lit le texte au pied de la lettre) n’est pas remplie ?

Si ce texte n’est pas inapplicable, notre territoire pourrait devenir une porte d’entrée pour les génériques en Europe : les génériques introduits sur le marché français au bénéfice de ces nouvelles dispositions vont-il ensuite pouvoir librement circuler dans l’Espace européen, grâce à un épuisement des droits ?

Enfin, un regret : cette limite aux droits de propriété intellectuelle est insérée non pas dans le Code de la Propriété Intellectuelle mais dans celui de la Santé Publique.

marque US 78041153

La demande -qui n’a jamais abouti- de marque américaine ci-dessus a été décelée par Lara Pearson, alias BrandGeek (dont le blog mérite un détour).

Avec un total de 355 mots, ce dépôt d’une longueur ahurissante bat un record. Tous comptes faits, les très longues marques françaises que Cédric et moi avions décelées ne sont rien face à ce mastodonte américain :

• marque française 3 158 057 (106 mots)
• marque française 3 446 533 (60 mots)
• marque française 3 207 478 (80 mots)
• marque française n°98 751 721 (191 mots)
• marque française n°3 173 871 (61 mots)
• marques françaises n° 3 464 381 (63 mots) & n°3 446 991 (59 mots)

marque turque 10042469

Quoi de plus semblable à une consonne à hampe qu’une autre consonne à hampe ?

marque française 3206354

JC Dusse, avec un D comme Dusse, est une marque enregistrée en classe 33 pour du vin. Probablement du vin chaud.

marque française 3748450

On notera que c’est dans une ville nommée Barbechat qu’est domiciliée la société titulaire de la troisième marque, laquelle contient un message à l’attention des félins domestiques.

Le Financial Times a consacré un article au phénomène des tatouages reprenant des marques (R. Rigby, Corporate logos get under consumers’ skin, 1er décembre 2011). Le décès de Steve Jobs semble n’avoir pas seulement fait couler les larmes, mais aussi l’encre. Quant à Nike, on savait que son fameux swoosh était repris dans des créations capillaires, on apprend donc qu’il a aussi inspiré des dessins cutanés.

Pourquoi diable les marques inspirent-elles les amateurs de tatouages ? Une spécialiste explique que ces marques déclenchent l’émotion, et comptent nombre de clients terriblement fidèles. Il semble aussi que ceux qui ont investi avec succès dans des sociétés s’en tatouent le logo après l’entrée en bourse (non, ce n’est pas un jeu de mots), un peu comme on se marque la peau lors d’un rite initiatique.

La spécialiste interrogée recommande, visiblement sans plaisanter, de ne pas se faire tatouer la marque de l’entreprise pour laquelle on travaille, cela pouvant s’avérer problématique quand on change d’employeur.

En revanche, l’article est muet sur les emplacements choisis par les amateurs du genre. On se souviendra avoir croisé un tatouage sur un… front :
(pour mémoire, cette dame avait mis son front aux enchères afin de payer les études de son fils ; le casino en ligne GoldenPalace.com, toujours à l’affût des coups publicitaires avait versé 10.000 $ pour y figurer).

On se souviendra aussi que l’artiste Wim Delvoye avait tatoué les marques de Louis Vuitton sur des porcs, au grand dam du titulaire (et des défenseurs des animaux).

• « Saint-Tropez » : un nom, une marque… des royalties | Nice-Matin«Le nom de Saint-Tropez appartient au domaine public. Nous ne pouvons pas empêcher aux gens de Saint-Tropez d’utiliser ce nom, dans les conditions habituelles», rappelle l’avocat de la commune
• Donald Trump Values His Brand Name at a Cool $3 Billion : Name Wire: The Product Naming Blog « One thing for sure, Trump has a $3 billion ego »
• Nouvelle version du pot de fer…NIVEA gagne et Vinea va devenir Vinela … – www.fou-rgeot-de-vin.com – « j’ai donc jugé préférable de retirer la marque Vinea et de modifier le nom de ma société »
• Univers Freebox – Insolite : Une fausse boutique Free Mobile a été ouverte
• MacPlus : Apple vs Fangguo : histoire de logos – Fangguo compte bien se défendre et a remis plus de mille questionnaires durant une convention des marques, demandant leur opinion aux participants sur la ressemblance supposée des deux logos.
• Révolution du Mobile: Free réclame 10 millions d’€ à Numéricable – PC INpact -
• Zombie Naming and Branding Attacks China, Takes to the Skies : Name Wire: The Product Naming Blog
• Brandversations | Logo Design Love -
• China ranks 6th in int’l trademark registry applications | Economy | chinadaily.com.cn – The WIPO received a total of 39,687 applications worldwide in 2010. Among them, 1,928 came from China, up 42.2 percent year-on-year, the second fastest increase worldwide after the Republic of Korea
• Wikileaks : les efforts d’Apple contre la contrefaçon – Apple s’est intéressée aux moyens de combattre la contrefaçon de ses produits, mais avec peu de succès, raconte CNN
• ‘Keep Calm and Carry On’ trade mark challenged – ‘Keep Calm and Carry On’, which was first used by the British Government in 1939 when Britain was facing a possible invasion
• German drinks company trademarks ‘f**k’ – Odd News – Digital Spy – Liquor manufacturer EFAG was this week awarded legal protection of the brand name ‘Ficken’, which translates to the four-letter swearword in English, by the country’s Federal Patent Court.
• Dépôt des marques charentaises – Archives départementales de la Charente – La numérisation des registres de dépôt des marques provenant du tribunal de commerce de Cognac et du tribunal de première instance de Ruffec statuant en matière commerciale permet l’accès à 15.000 images pour la période 1859-1965.
• German toilet provider has Best. Domain. Ever. – A few of us attending the newdomains.org conference in Munich this week spotted what is possibly the most inadvertently funny domain name in the history of the internet.
• Iraq gets its first (fake) Apple Store | 9to5Mac | Apple Intelligence – in Sulaimaniya in Northern Iraq
• Un boulanger nancéien rappelé à l’ordre par une Lorraine anversoise – RTL info – « A l’Institut national de la propriété industrielle, on dit mettre en garde les dépositaires sur les similitudes qui peuvent exister entre noms, lors de l’enregistrement d’une marque » : ce n’est pas le cas.
• Lafite Rothschild sous la menace de la contrefaçon en Chine-Le Quotidien du Peuple en ligne – ce qu’il y a d’étonnant en Chine c’est qu’effectivement il existe un grand écart entre la production restreinte de ce vin français et la grande quantité qui est écoulée sur le marché chinois
• Accord entre les douanes et 2xmoinscher.com – Europe1.fr – Consommation – Les douanes et le site de commerce électronique 2xmoinscher.com annoncent mardi dans un communiqué commun la signature d’un protocole d’accord sur la prévention et la répression de la vente d’objets contrefaits sur le web.
• Loire | Un grossiste de St-Chamond poursuivi pour contrefaçon de la marque Agatha – Le Progrès – « La queue est trop longue, les oreilles sont trop courtes, (…) la loi n’interdit pas de fabriquer des logos similaires »
• Contrefaçons du Larzac : l’affaire encore renvoyée – 21 prévenus dont la moitié étaient présents hier eu tribunal de Rodez n’auront pas eu à répondre de ces faits, leurs avocats soulevant dès les premières minutes de l’audience une nullité concernant l’ordonnance de renvoi
• Contrefaçons sur Internet, la gendarmerie félicitée – Les investigations menées par la SR de Reims révèlent qu’une boutique virtuelle « Julien-eva » accessible via le site Ebay diffuse de nombreux produits de marque à des prix au dessous de ceux du marché.
• Peut-on encore utiliser une pomme dans un logo ? – Est-il possible de déposer sereinement un logo avec une pomme sans avoir les avocats d’Apple sur le dos ?
• Avignon | Avignon a piraté une photo pour en faire son logo | La Provence – il n’a pas donné son accord pour que la ville décline la photo en logo.
• Le HTC Vivid dans le collimateur du plus grand producteur mondial de films X | Gizmodo -
• Lancement des premiers labels CNIL : procédures d’audit de traitements et formations – CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés
• LILLE – Canal Polar espère surnager – 20minutes.fr – Bons perdants, les organisateurs ne contestent pas la décision mais espèrent obtenir de Canal Plus le droit d’utiliser « ponctuellement » le mot, une fois tous les deux ans.
• Apple takes aim at copycat fake retail stores with new lawsuit | IT News Post -
• Atari continues efforts to alienate and persecute retro fanbase ~ The Official Atari User Blog – Atari have now turned their attention to atari2600.org, a website that has been registered by Andrew Davie, since 2000.
• Samsung objet d’une plainte en Russie au sujet du nom « Galaxy » – le nom « Galaxy », qui a déjà été déposé dans le pays par la société Simbirsk-Crown pour des appareils domestiques
• French Company Files UDRP Against Google’s AdWords.com – Domain Name Wire -
• Truly Tasteless Wine Product Naming: The 9/11 Memorial Commemorative Wines : Name Wire: The Product Naming Blog -
• La Quiberonnaise : « la jeune femme représentée est d’inspiration familiale » – Quiberon – - ouest-france.fr – oute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence

A la recherche d'un cadeau original ?

L’interprétation par la CJUE des directives et règlement communautaires sur le commerce électronique et sur les marques a permis de trancher certaines des incertitudes d’une jurisprudence hésitante. Il faut bien le dire, l’interprétation de la cour européenne a désavoué en grande partie les tribunaux français souvent favorables aux titulaires de marques et pas toujours favorables à Google.

Mais (et c’est là tout le charme des arrêts de la CJUE), les réponses données soulèvent aussi de nouvelles questions. Les juges du fond se doivent à présent d’examiner les faits à la lumière des critères formulés par la cour européenne :

• Est-ce que l’annonce publicitaire (affichée grâce à la réservation d’un mot clé correspondant a une marque qui n’appartient pas à l’annonceur) ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ? Le cas échéant l’annonceur pourra être déclaré contrefacteur.
• Le prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire a t-il joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ? Le cas échéant, ce prestataire ne pourra pas bénéficier du régime de responsabilité allégé des hébergeurs.

Pas de commission si vous vendez une fille prénommée Véro ?

Sur le premier point, deux arrêts rendus par la même formation méritent d’être confrontés pour tenter d’en déduire concrètement ce qui, dans une annonce, conduit à trancher dans un sens ou dans l’autre.

Sur le deuxième point, un jugement de la 17ème chambre du TGI de Paris jette un pavé dans la mare.

1) clarté des annonces sur la provenance des produits ou services

Les deux arrêts évoqués ont été rendus par la première chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris.

• 15 septembre 2010, affaire Suza International France c/ Professional Computer Associés France et Google France (PIBD 932 III 58) :

La société Professional Computer Associés France (titulaire d’une marque HEDEN) reprochait à sa concurrente, la société SUZA (titulaire d’une marque ADVANCE), la réservation du mot clé « heden ». La Cour retient qu’une recherche sur « le mot-clé ‘HEDEN’ déclenche, sous la rubrique liens commerciaux’, l’affichage, à côté de l’annonce publicitaire dédiée aux produits ‘ADVANCE’, du message suivant :

HEDEN
passez à la loupe tous les prix des produits HEDEN et économisez !
monsieurprix.com/Heden

A partir de cet élément la cour retient que « l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif serait fondé à regarder les produits ‘ADVANCE’ et les produits ‘HEDEN’ comme provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ».

L’annonceur est jugé contrefacteur.

Notez bien que cette première décision ne s’attarde à aucun moment sur le contenu des trois lignes de l’annonce.

• 2 février 2011, affaire Auto IES c/ Car Import,  Directinfos.com, Pierre B., Google France, Google Inc et Google Ireland (Legalis.net)

La société Car import a réservé des mots clés identiques aux marques de son concurrent AutoIES pour déclencher l’affichage d’annonces publicitaires.

Dans cette deuxième affaire, la cour a retenu « que chacun des messages est suivi de l’indication (dont il convient de préciser qu’elle est en couleur) d’un nom de domaine, de telle manière que tout internaute comprend que ce nom de domaine ouvre l’accès au site internet sur lequel sont offerts à la vente les produits ou services promus par l’annonceur ; Que, ceci étant, rien ne suggère à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif effectuant une recherche au sujet des marques invoquées, l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de ces marques ».

L’annonceur échappe cette fois au grief de contrefaçon.

A première vue, la différence entre les deux solutions s’explique par une différence factuelle : dans la première affaire, la marque litigieuse est présente dans l’URL affichée en fin d’annonce, ce qui n’est pas le cas dans la seconde affaire. Mais la motivation de l’arrêt du 15 septembre 2010 reste un peu trop floue sur cet aspect et il est souhaitable que de futures décisions adoptent des approches analytiques plus explicites.

La solution dans cette deuxième affaire est troublante pour tout juriste qui a connu l’ère antérieure au 23 mars 2010. Elle est également troublante dans la façon dont la tournure négative employée par la CJUE dans son arrêt (est condamnable l’annonce qui « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers« ) est ici examinée à l’envers par une affirmation positive (« rien ne suggère l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de ces marques« ), qui efface bien des nuances et aboutit à une appréciation du risque de confusion en rupture avec la pratique « traditionnelle ».

Mais, c’est au niveau communautaire que la jurisprudence va (et donc impose d’aller) dans un sens qui dépouille le titulaire d’une marque de ses prérogative, au profit de ses concurrents. En effet, l’arrêt de la CJUE dans l‘affaire Interflora c/ Marks & Spencer (C‑323/09), au paragraphe 58 (dans la partie sur « L’atteinte à la fonction de publicité« ), énonce carrément que « la publicité sur Internet à partir de mots clés correspondant à des marques (…) a, en règle générale, pour simple but de proposer aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou aux services des titulaires desdites marques« . A ce stade, il serait naturel d’enchainer sur la publicité trompeuse & comparative et la directive y relative, mais l’objet de cet premier volet du billet était simplement de mettre en parallèle les deux arrêts.

2) rôle actif du prestataire de référencement

La troisième décision voit à nouveau Olivier Martinez s’en prendre à un prestataires du « web 2.0″ (voir l’affaire Fuzz).

Devant la 17ème chambre du TGI de Paris (jugement du 14 novembre 2011), il est question de droit à l’image et d’atteinte à la vie privée, et non d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle, mais peu importe, ce qui nous intéresse c’est la façon dont le juge du fond, avec la grille de lecture de la CJUE, qualifie l’activité de Google au regard de ses services AdWords.

Ici, je me contenterai de mettre en évidence certains passages, en gardant l’essentiel de la motivation car il est important de noter à quel point les juges se réfèrent systématiquement à l’arrêt du 23 mars 2010. Si globalement la position prise par la 17ème chambre apparait exagérée (examinant les CGU, le tribunal évoque des possibilités et non des faits caractérisés), elle a le mérite de poser une question loin d’être anodine :  un logiciel capable de contrôler de façon automatisée des contenus, peut-il être qualifié d’éditeur ?

Attendu à cet égard qu’il convient de relever que le service Adwords est présenté comme « le programme de publicité en ligne de Google », que ce service propose, moyennant rémunération, de faire apparaître un message publicitaire déterminé, dans un positionnement plus favorable que celui qui serait obtenu sans recourir à ce service, c’est-à-dire en principe sur la première page des résultats de la recherche lorsqu’un internaute inscrit comme objet de sa recherche, un des mots clés sélectionné comme pertinent ;

Attendu que la modification de l’ordre d’apparition des annonces caractérise déjà un rôle actif, qui ne saurait être assimilé à ce qui est décrit par le considérant 42 de la directive 2000/31, à savoir une activité qui « revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées », que ce rôle est non négligeable compte tenu de l’importance pour un annonceur de figurer en page une des résultats plutôt qu’en page cent ;

Attendu de surcroît que la connaissance par le service Adwords des informations traitées, comme le rôle actif des sociétés Google dans le système Adwords, résultent des « conditions générales des services de publicité » produites par les sociétés Google (pièce n°3) ; que l’article 4.2 de ces conditions générales prévoit en effet que « dans le cadre du programme AdWords, Google peut exiger que le client lui indique ses messages publicitaires au moins 3 jours avant la date de début prévue », ce qui implique la connaissance par Google, avant le début de la diffusion du message publicitaire, de son contenu ; que l’article 4.3 stipule que « le positionnement des publicités [est] à la discrétion de Google », le terme de « discrétion » utilisé signifie que Google exerce, sur ce positionnement, un entier pouvoir ; que l’article 4.4 prévoit que « Google, peut, lors de la mise en ligne d’une campagne, adresser un courrier électronique au client l’informant qu’il dispose de 72 heures pour apporter d’éventuelles corrections ou modifications à ses mots clés », ce dont il se déduit que Google a connaissance du message publicitaire et a la possibilité de le contrôler ; que ce pouvoir de contrôle est d’ailleurs expressément prévu par l’article 4.5 de ces conditions générales qui prévoit la possibilité pour Google de « rejeter ou de retirer toutes publicités, messages publicitaires et/ou cible quelle qu’en soit la raison », stipulation qui établit l’existence du contrôle des messages que Google se réserve et donc de son rôle actif ; qu’en outre ces conditions générales prévoient dans leur article 4.6 que « Le client autorise Google à utiliser des programmes informatiques pour rechercher et analyser automatiquement les sites internet de l’annonceur afin d’évaluer la pertinence des publicités », ce qui là encore, démontre le rôle actif de Google dans cette activité d’annonceur puisqu’elle évalue la pertinence des publicités qu’elle publie ;

Attendu enfin que si la Cour de justice de l’Union Européenne a estimé, au point 116 de son arrêt, que la circonstance que Google « donne des renseignements d’ordre général à ses clients » ne saurait la priver des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31, il en va différemment si, comme cela résulte de l’article 15 des « conditions générales » précitées, « les FAQs [cet acronyme désigne, selon la définition donnée par l’article 1 : la foire aux questions relative au programme (notamment, les FAQs relatives aux règles éditoriales...] et les consignes de rédaction font partie intégrante du présent contrat et y sont incorporées par référence », ce qui confère à ces « règles éditoriales » et à ces « consignes de rédaction » non pas la qualité de « renseignements d’ordre général » mais un caractère contractuel, et donc contraignant, qui démontre le rôle actif de Google dans la rédaction des annonces, puisque l’annonceur est dans l’obligation de respecter ces « règles éditoriales » et « consignes de rédaction » de Google ;

Attendu en conséquence, compte tenu de la connaissance avérée par le responsable du service Adwords, du contenu des messages et mots clés, comme de la maîtrise éditoriale qui lui est contractuellement réservée, qu’il convient d’exclure à son égard la qualification d’hébergeur et le bénéfice de dérogations de responsabilité qui lui est réservé ;

Je serai surpris de ne pas voir cette affaire se développer devant la cour d’appel.

A l’appui de cette procédure d’opposition, ne peuvent -actuellement- être invoquées que les droit visés au paragraphe a) de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : il s’agit des marques ayant effet en France (par un enregistrement national, communautaire ou international désignant la France, voire les marques non enregistrées mais notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la CUP).

Pour bien situer la teneur du projet de réforme précité, il faut rappeler que l’article L. 711-4 liste de façon non limitative différents types de droits susceptibles de constituer des antériorités auxquelles une marque ne peut porter atteinte : marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, appellation d’origine protégée, droits d’auteur, dessins & modèles, droits de la personnalité et -ce qui nous intéresse ici- nom, image ou renommée d’une collectivité territoriale.

La procédure d’opposition est donc une confrontation entre les droits les plus directement et les plus facilement comparables.

Or, un projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, présenté cet été, a été amendé pour inclure une nouvelle mouture de l’article L.712-4 du CPI, qui élargirait la liste des droits sur lesquels une procédure d’opposition peut être basée.

Les députés M. Jacob, M. Poignant et M. Fasquelle ont en effet présenté en commission un amendement (n° 233) relatif à l’article 7 de ce projet de loi et énonçant que, dans le Code de la Propriété Intellectuelle l’article L. 712-4 serait complété ainsi :

« (…)

Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

1° Une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h de l’article L. 711-4 ;

2° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue.

Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

(…) »

Comme on l’aura compris, « une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h de l’article L. 711-4″, c’est une collectivité territoriale qui estime que la demande d’enregistrement de marque porte atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée.

L’élu local se verra encore plus rassuré (flatté ?) par un autre volet de l’amendement. L’article L.712-4 serait également complété par un paragraphe obligeant à notifier à une collectivité territoriale l’utilisation commerciale « de son nom ou de ses signes distinctifs » (rédaction qui laisse augurer nombre de litiges…) :

«  Toute collectivité territoriale doit être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales, dans des conditions fixées par décret. »

Le projet de loi est à l’ordre du jour des discussions en séance publique du Sénat des 20 et 21 décembre 2011.

• Dossier sur le site de l’Assemblée Nationale.
• Dossier sur le site du Sénat

Le colloque annuel du CUERPI du 4 novembre 2011 sera en effet consacré aux Modes Alternatifs des Règlements des Litiges, dans le domaine de la PI.

Ce sujet est particulièrement intéressant à l’heure où l’Afnic dévoile sa volonté de ne plus laisser l’OMPI  ni personne d’autre que le registre français lui-même se pencher sur les procédures de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine en .fr (et ce malgré la compétence et l’expérience des professionnels du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI – ce que je ne peux que déplorer -). Autre illustration : au niveau communautaire, l’OHMI vient de lancer son service de médiation.

Voici donc la présentation de la journée d’étude et son programme détaillé :

Arbitrage, conciliation, médiation, transaction… les modes alternatifs des règlements des litiges (MARL) se multiplient dans le droit de la propriété intellectuelle (PI).

Le législateur y pousse comme en témoigne la récente loi du 17 mai 2011 qui généralise l’arbitrage dans le droit de la propriété intellectuelle.

La pratique y recourt car la procédure, que l’on songe à la transaction par exemple, y gagne souvent en rapidité. Certaines institutions favorisent ces modes alternatifs comme c’est le cas du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

Ces modes alternatifs des règlements des litiges posent toutefois des difficultés.
Du point de vue du droit substantiel, l’on peut en effet s’interroger sur le sort du droit moral de l’auteur ou plus largement sur le jeu de l’ordre public.

Du point de vue du droit processuel, l’internationalité du litige, l’homologation des accords peuvent entrainer des complications.

Au final, l’on peut se demander si un bon procès ne vaut pas mieux qu’une mauvaise transaction ?

Le colloque du CUERPI a pour thème cette année ces MARL de la PI.

Il s’adresse comme toujours aux principaux acteurs de la propriété intellectuelle : avocats, conseils, juristes d’entreprise, magistrats et bien évidemment les étudiants.

 

Programme

Propos introductifs : Jean-Michel BRUGUIERE, Professeur à l’Université de Grenoble II, CUERPI

MATINEE : I – LA REALITE DES MARL AU SEIN DE LA PI
Présidence de Jacques de WERRA, Professeur à l’Université de Genève

A) Le législateur y invite

« Généralisation de l’arbitrage au sein de la PI. Apport de la loi du 17 mai 2011 », Jean-Michel BRUGUIERE, Professeur à l’Université de Grenoble II, CUERPI

« Conciliation et médiation au sein de la PLA », Elodie Anne TELEMAQUE, Avocate au barreau de Paris

B) La pratique y recourt

« L’Universitaire qui arbitre », Jacques RAYNARD, Professeur à l’Université de Montpellier I

« L’avocat qui transige », Franck BERTHAULT, Avocat aux barreaux de Paris et Barcelone

C) Certaines institutions les favorisent

« L’expérience de l’OMPI », Berly LELIEVRE-ACOSTA, Legal Staff

« L’UDRP » (noms de domaine), Pascale TREFIGNY, Maître de Conférences à l’Université de Grenoble 2

APRES-MIDI : II – Les difficultés des MARL au sein de la PI

Présidence de Christian LE STANC, Professeur à l’Université de Montpellier I

A – Difficultés de droit substantiel

« Les difficultés au sein de la propriété industrielle », Tristan AZZI, Professeur à l’Université de Paris V

« Les difficultés au sein de la propriété littéraire et artistique », Fabrice SIIRIANIEN, Professeur à l’Université de Nice

B – Difficultés de droit processuel

« L’internationalité du litige », Catherine DAUDET-CHIARINY, Maître de Conférences à l’Université de Montpellier I

« L’homologation de la transaction », Viviane LE GALL, Magistrate au TGI de Lyon

Table ronde :   »Il vaut mieux un bon procès qu’une mauvaise transaction » ?

Giovanni CASUCCI, Avocat, barreaux de Milan et Venise, Héloïse DELIQUIET, Avocat, Cabinet FIDAL, Paris et Lyon, Frédéric DUMONT, Avocat, Cabinet DDG, Paris, Viviane LE GALL, Magistrate au TGI de Lyon, Frédéric TORT, Avocat, Avignon

Rapport de synthèse : Christophe CARON, Professeur à l’Université de Paris XII, Avocat Cabinet CARON

Et bien évidemment, pour plus d’informations et surtout pour les modalités pratiques d’inscription, il convient de consulter le site du CUERPI. Faites vite, il faut s’inscrire avant le 28 octobre.