Marchi, brevetti e modelli di utilità: il Caso Candy contro Bosh
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Prima Sezione Civile della Cassazione si è occupata della brevettabilità di un nuovo modello di utilità.
Il caso contrapponeva la Candy S.r.l. alla BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH e verteva sulla accertata contraffazione da parte della prima di un modello di appoggi interni di frigoriferi “in lastra di vetro incorniciata da un telaio chiuso in materia artificiale formato da rivestimento ad iniezione”.
Rammenta la Corte che, per brevettare un modello di utilità, occorre che siano presenti contemporaneamente i requisiti formali e quelli sostanziali previsti per le invenzioni industriali.
Segue il testo del provvedimento:
Cassazione I Sezione Civile n. 8510 del 2 Aprile 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva in data 9 novembre 2000, il Tribunale di Milano, pronunciandosi sulle domande proposte da s.r.l. Candy (nel seguito: Candy) contro BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH (nel seguito: Bosch), accolse la domanda di nullità del brevetto d’utilità n. 228.93/, respinse la domanda di nullità del brevetto per modello d’utilità n. 221.834, e accertò la contraffazione da parte di Candy di quest’ultimo modello, consistente nella produzione e commercializzazione di “appoggi interni di frigoriferi in lastra di vetro incorniciata da un telaio chiuso in materia artificiale formato da rivestimento ad iniezione”.
Candy propose appello contro la predetta sentenza, nella parte con cui era stata dichiarata la validità del brevetto d’utilità n. 221.834 e la sussistenza di contraffazione di esso. Bosch propose appello incidentale contro la stessa sentenza, nella parte in cui aveva affermato la nullità del brevetto n. 228.931.
Entrambi i modelli d’utilità avevano ad oggetto un apparecchio frigorifero d’uso domestico, e si proponevano di perfezionare in maniera semplice e di realizzazione economica gli appoggi costituenti i ripiani interni in lastra di vetro, al fine di aumentare il valore d’uso degli apparecchi. In particolare, il brevetto che il tribunale aveva ritenuto valido riguarda “lastre di vetro incorniciate da un telaio chiuso in materia artificiale” (rivendicazione n. 1), “formato mediante rivestimento ad iniezione della lastra di vetro – liste di guida nei longheroni laterali, spinotti nel longherone posteriore sporgenti per l’incastro nelle linee portanti” (rivendicazione n. 2). Il brevetto che il tribunale aveva dichiarato nullo ripercorre gli insegnamenti del brevetto precedente, con l’aggiunta di appoggi in vetro dotati di pezzi preformati anteriori e posteriori, che possono staccarsi dai bordi senza molatura del vetro.
Con sentenza in data 2 maggio 2003 la corte territoriale, esaminando le censure mosse alla sentenza di primo grado, premise che la seconda rivendicazione del primo brevetto (vertente sul rivestimento ad iniezione) non tutela un procedimento in quanto tale, ma solo in quanto modalità realizzativa di un prodotto materiale costituito da un telaio, costituito da un pezzo unico in aderenza ermetica con la lista di vetro cui à applicato. Il modello in questione era stato ritenuto dotato del requisito della novità rispetto alle dedotte anteriorità. Esso tuttavia, secondo la corte territoriale, che in ciò si basò anche sulle valutazioni espresse nella relazione tecnica assunta in primo grado, era privo del requisito dell’originalità, perché, tenuto conto della combinazione degli insegnamenti di un brevetto inglese del 1936 (articolo vassoio formato da una lastra di vetro e da telaio o cornice di materiale artificiale in pezzo unico, realizzato per stampaggio invece che per iniezione), e di uno francese del 1959 (bordo o telaio realizzato tramite iniezione), l’insegnamento della rivendicazione n. 2 era ovvio. Al riguardo la corte precisa’ che la valutazione dell’originalità rispetto allo stato della tecnica, intesa come novità intrinseca del brevetto di utilità, è richiesta (diversamente che per il brevetto per modello ornamentale) dall’art. 16 legge brevetto per invenzioni, applicabile in forza del richiamo dell’art. 1 r.d. n. 1411 dal 1940. Quanto al secondo brevetto, il giudizio del tribunale, conforme a quello espresso dal consulente tecnico, circa la sostanziale identità delle sue caratteristiche, rispetto a quelle del primo brevetto, non era stato efficacemente confutato dall’appellante Bosch. Le stesse ragioni esposte a proposito del difetto di novità intrinseca del primo brevetto portavano a confermare, per il secondo brevetto il giudizio del tribunale. La corte, in conclusione, dichiara la nullità anche del primo brevetto; respinse le domande di Bosch in ordine alla sua contraffazione da parte di Candy; e condanna Bosch al pagamento delle spese dell’appello, riservando al tribunale, in sede di sentenza definitiva, la liquidazione delle spese del primo grado.
Per la cassazione della sentenza, notificata il 14 ottobre 2003, ricorre BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH, con atto notificato il 12 dicembre 2003, con cinque motivi.
Candy elettrodomestici s.r.l. resiste con controricorso e ricorso incidentale, notificato il 20 gennaio 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la falsa applicazione degli artt. 1 r.d. 25 agosto 1940 n. 1441 e 16 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, e la violazione degli articoli 2592 c.c., 2 r.d. 25 agosto 1940 n. 1441: la corte territoriale avrebbe applicato l’art. 16 della legge sui brevetti per invenzioni in luogo dell’art. 2 legge sui modelli, in forza di un’errata interpretazione dell’art. 1 di quest’ultima legge. Secondo l’impostazione della società ricorrente, il requisito del concetto innovativo, distinto da quello della novità, è regolato dall’art. 2592 c.c. (”particolare comodità di applicazione o di impiego”) e dall’art. 2 della legge sui modelli (”particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”), e non richiede il ricorso integrativo all’art. 16 della legge sulle invenzioni. Al concetto innovativo, prosegue la ricorrente, è estraneo il requisito della non ovvietà, o non evidenza o altezza inventiva del modello che conferisca particolare efficacia o comodità di applicazione. Nella fattispecie, entrambi i modelli Bosch sono nuovi, e il ripiano conformato secondo i modelli è dotato di maggiore utilità e comodità di applicazione, sicché non era necessario chiedersi, come ha fatto la corte territoriale, se la maggiore utilità derivasse da una non ovvia combinazione di conoscenze già note.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziandosi sotto un diverso profilo la violazione e falsa applicazione delle medesime norme di diritto di cui al primo motivo, si sostiene che la “non evidenza”, laddove richiesta, opererebbe sul piano dell’utilità o comodità d’impiego ex art. 2 legge sui modelli, e non su quello della soluzione di un problema tecnico ex art. 16 legge sulle invenzioni. Nella valutazione del requisito della novità intrinseca, la corte territoriale aveva utilizzato nozioni quali soluzione, problema, risultato, e ancora sforzo creativo, salto inventivo, appartenenti alla materia delle invenzioni e non dei modelli di utilità, dove sarebbe pertinente solo la discussione sulla maggiore utilità o comodità d’impiego e di applicazione. Il vizio dell’impugnata decisione consisterebbe nel non avere in nessun punto affrontato l’esame della conformazione del prodotto sotto il profilo della sua maggiore utilità o efficacia di utilizzo.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la corte ha affermato di applicare il criterio previsto nell’art. 2 della legge sui modelli, laddove in realtà, dopo aver esaminato il requisito della novità intrinseca, pur richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità in tema di modelli di utilità, aveva applicato esclusivamente il criterio previsto nell’art. 16 della legge sulle invenzioni.
I tre mezzi, intrinsecamente collegati dall’impostazione logico giuridica data al problema di causa dalla difesa della società ricorrente, devono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti sulla questione, decisiva nella definizione della controversia data dal giudice d’appello, della natura e della portata del requisito della novità del modello di utilità. Essi sono stati ulteriormente illustrati nella memoria, dove si sviluppa una serrata argomentazione, intesa a dimostrare che l’unica differenza sostenibile tra invenzioni e modelli di utilità è di grado quantitativo; che l’impossibilità di postulare, nella Convenzione di Monaco sul brevetto europeo 5 ottobre 1973 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 26 maggio 1978, n.260), la nullità del brevetto europeo per un’invenzione avente ad oggetto un modello, e l’evoluzione del sistema normativo nella direzione dell’armonizzazione della legislazione nazionale alla predetta convenzione, impongono all’interprete del diritto interno (italiano) di rifiutare l’opposta tesi, della differenza qualitativa, la quale porterebbe ad ipotizzare casi di nullità del brevetto per invenzioni (come quella che il trovato debba qualificarsi alla stregua di un modello di utilità) diverse da quelle tassativamente indicate nell’art. 138 della convenzione (circoscritte all’assenza dei requisiti di cui agli arti. 52 - 57 dello stesso testo normativo); che, stante il requisito di non ovvietà dell’invenzione, la differenza (quantitativa sul piano inventivo) del modello si traduce necessariamente nell’esclusione, per esso, di quel requisito, al quale dovrebbe sostituirsi una novità intrinseca intesa non più come originalità, ma in senso meramente oggettivo, corrispondente al progresso della tecnica (a questo proposito si richiama Cass.,22 ottobre 1979 n. 5486).
Quantunque sostenuta con rigore logico di argomenti, la tesi della ricorrente non può essere condivisa sul piano dell’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie.
2. Come è noto, l’art. 1 r.d. n. 1411/40 (ora art. 86 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) stabilisce – per quanto qui interessa - che “il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia dei modelli di utilità”; l’art. 2, primo comma dello stesso decreto (ora art. 82 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), prevede poi che “possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali J. nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”. In conformità a tale normativa si ritiene (Case. 3 settembre 1998 n. 8735) che, ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, occorra la sussistenza di entrambi i requisiti, formale e sostanziale, al pari di quanto richiesto per l’invenzione industriale, sicché il difetto di uno di essi impedisce in ogni caso la brevettibilità del modello. Per i modelli di utilità, quindi, il rinvio alla legge sulle invenzioni vale a pieno titolo, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale dell’originalità o novità intrinseca, con la differenza che, mentre per l’invenzione essa deve riguardare lo strumento, l’utensile o dispositivo meccanico, il prodotto o risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, la novità intrinseca del modello si presenta ed opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili od oggetti già conosciuti ed utilizzati. In particolare, la novità intrinseca è connessa, nel modello di utilità, ad un’idea nuova che, pur non essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione, tuttavia, configurando diversamente un meccanismo già noto, gli consente di fornire nuova utilità, con soluzioni od accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole elementari e conferiscano un incremento di efficienza od una maggiore comodità d’impiego.
Si deve ancora osservare che il requisito della novità è espressamente indicato, per i modelli di utilità, nell’art. 2 del decreto n. 1411 del 1940, sopra riportato; e che quest’indicazione non è di ostacolo alla valorizzazione del richiamo, nell’art. 1 dello stesso decreto, della disciplina del decreto sulle invenzioni.
Infatti, da un lato, non v’è motivo di intendere riduttivamente il requisito della novità, nel decreto sui modelli di utilità; dall’altro, il decreto sulle invenzioni offre, negli articoli 12 e 14, una disciplina della novità estrinseca ed intrinseca, idonea ad integrare efficacemente la nozione di novità del testo sui modelli, il quale non ne dà una propria definizione. In quest’impostazione, il quadro normativo non lascia all’interprete uno spazio per affermare la specificità del requisito della novità intrinseca dei modelli di utilità, se non con riguardo all’oggetto, che in essi è costituito dalla forma di un prodotto già esistente, e non già da un prodotto in quanto tale. In particolare, e per quel che concerne il profilo soggettivo della novità intrinseca, è tuttora valido l’insegnamento che, nei modelli di utilità, essa è ravvisabile anche nella realizzazione di semplici accorgimenti, modifiche od adattamenti, idonei a rendere più comoda od efficace l’applicazione o l’impiego di un oggetto d’uso; sempre che, tuttavia, non si tratti di soluzioni talmente ovvie da essere attuabili da qualunque operatore provvisto di elementari cognizioni tecniche in quel determinato settore produttivo o commerciale (Caso. 11 novembre 1976 n. 4154; nel senso che la novità intrinseca, nei modelli di utilità, esige che il miglioramento non si esaurisca nel semplice adeguamento di un trovato noto, per il tramite dell’elementare e normale bagaglio tecnico del quale siano muniti gli operatori di un determinato campo, ma integri un quid pluris, in quanto esprima soluzioni ed accorgimenti che siano l’esito di un procedimento intellettivo e che vadano ad incrementare il complesso delle nozioni già acquisite, v. anche Caso. 10 agosto 1995 n. 8773, in motivazione, dove è richiamata la consolidata giurisprudenza anteriore).
Nel dare continuità a questo insegnamento, che porta a respingere l’impostazione proposta nel ricorso, ritiene la corte pertinenti le considerazioni che seguono. L’impianto normativo dei due decreti (quello 29 giugno 1939 n. 1127 sulle invenzioni, e quello 29 agosto 1940 n. 1411 sui modelli industriali) non consente di dubitare del fatto che il legislatore abbia regolato la materia movendo dal presupposto della diversità qualitativa tra invenzioni di prodotto e modelli di utilità. Di questi ultimi soltanto è offerta una descrizione - “particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti” - che è formulata inmodo autonomo rispetto all’invenzione dei prodotti: la distinzione tra modelli e prodotti, dunque, attiene non già all’attività inventiva nei due casi, bensì all’oggetto di essa, e non si presta ad essere tradotta in termini di grado di novità. Nell’impostazione tradizionale che si esprime nei due decreti, come è stato osservato, le invenzioni sono rigidamente contrapposte ai modelli, così da escludere ogni possibilità di concorso o di passaggio da una tutela all’altra, presupponendosi che la qualificazione di un trovato come invenzione industriale escluda che esso possa qualificarsi come modello di utilità, e viceversa. Ciò è reso palese dall’art. 4 del decreto sui modelli (ora art. 84 codice della proprietà industriale), che consente, nell’incertezza, di presentare due domande di brevetto, contemporanee ed alternative, rispettivamente per invenzione e per modello di utilità, ma precisando che potrà essere rilasciato un solo brevetto. La verifica della fondatezza logica di questa distinzione, tra invenzione e modello, eccede il compito dell’interprete, la confutazione del criterio adottato dal legislatore traducendo si in una critica non già di una particolare interpretazione della legge sui modelli di utilità, ma della stessa disciplina, cosi come concepita dal legislatore. Vero è che in materia di tutela delle invenzioni industriali è in atto un’evoluzione, largamente influenzata dalla normativa convenzionale internazionale. Non pare tuttavia che, tenuto conto della diversità delle fonti, la modificazione del quadro normativo generale possa avere ripercussioni immediate, tali da consentire di approdare ad una impostazione specularmente opposta a quella del legislatore del 1941, sulla base di un’operazione di mera interpretazione sistematica (che peraltro non sembra trovare un riscontro esplicito nel più recente codice della proprietà industriale). In particolare, deve rimanere estraneo al presente giudizio, nel quale si controverte esclusivamente della validità di brevetti italiani per modelli di utilità, il quesito sulla validità di un brevetto europeo per un’invenzione che riguardi soltanto una particolare conformazione, disposizione, configurazione o combinazione di parti di un prodotto industriale, atta a conferirgli particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego, e tale che per l’ordinamento interno dovrebbe piuttosto qualificarsi come un modello di utilità. Al riguardo, pertanto, ci si deve limitare ad osservare che l’esclusione di criteri desunti dal diritto interno, per l’interpretazione di una convenzione internazionale, avrebbe in ogni caso efficacia limitata all’area di applicazione della convenzione, e non si tradurrebbe automaticamente nella privazione di efficacia della norma interna, per i casi nei quali quest’ultima deve trovare applicazione.
Non persuade peraltro la tesi, pur brillantemente illustrata, per la quale non vi sarebbero ostacoli logici alla tutela brevettuale, nel diritto interno, di un modello che attui un progresso tecnico oggettivo, ancorché ovvio, rientrando ciò nelle scelte sovrane del legislatore. La tutela accordata alla proprietà industriale, nel codice civile come nel codice della proprietà industriale, si traduce come è noto in limitazioni della concorrenza, le quali devono oggi a loro volta essere esaminate sotto l’angolatura del diritto europeo della concorrenza, e specificamente della giurisprudenza della Corte di giustizia, caratterizzata da un’interpretazione alquanto restrittiva dell’ambito entro cui l’esercizio dei diritti di privativa si può considerare lecito. Da queste premesse, la tesi che, a livello europeo, sarebbe tutelabile la sola invenzione, anche se di modello (la convenzione di Monaco non contemplando un brevetto speciale per modelli di utilità), all’unica condizione della sua novità intrinseca sotto il profilo soggettivo, non sembra costituire argomento a favore della prospettata tutela del modello di utilità “ovvio”, e tale da restringere la concorrenza in casi estranei alla disciplina convenzionale. Le censure in esame mosse alla sentenza impugnata, che si basa sulla mancanza, nei modelli per cui è causa, del requisito della novità intrinseca intesa in senso soggettivo, non possono pertanto essere condivise.
3. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle medesime norme indicate nei motivi precedenti. Si assume che il metodo adottato per l’accertamento del requisito della “non evidenza” avrebbe indotto la corte ad inammissibili ed errate valutazioni ex post. Premesso che il concetto innovativo, nell’art. 2 della legge sui modelli, va inteso - integrando detta disposizione con l’art. 16 della legge sulle invenzioni - come non evidenza della maggiore efficacia o comodità di applicazione o di impiego, vale a dire come un salto creativo di entità minore, rispetto a quello che si richiede in materia di invenzioni, si richiede un confronto, attribuibile ad un ipotetico esperto del settore, tra lo stato dell’arte ed il brevetto. Richiamando i principi ai quali si ispira l’ufficio europeo dei brevetti, si sottolinea la necessità di evitare il pericolo che la valutazione dello stato dell’arte anteriore sia influenzata dalle conoscenze fornite dallo stesso brevetto. Nel caso dei brevetti di combinazione, come quello per cui causa, la questione che ci si deve porre non è se il tecnico avrebbe potuto realizzare l’invenzione, ma se egli, nella speranza di risolvere il problema tecnico evidenziato o in vista di qualche miglioramento o vantaggio, avrebbe fatto così perché sollecitato dallo stato della tecnica.
Nella fattispecie, il giudizio della corte d’appello sarebbe , viziato per aver proceduto alla combinazione dei modelli inglese e francese dopo che ciò era stato suggerito dall’autore del modello.
Il motivo é infondato. La corte del merito ha fornito nell’impugnata sentenza ampia ed approfondita motivazione del giudizio di mancanza di originalità, pervenendo in tal modo alla stessa conclusione già raggiunta, nella sua relazione, dal consulte tecnico nominato nel primo grado di giudizio. Il motivo di censura assume un vizio consistente in una valutazione ex post, che si avvantaggerebbe dello stesso modello esaminato;
ma ciò non ha riscontro nel testo della sentenza, dove ci si interroga non già su cosa un tecnico avrebbe oggettivamente potuto fare per risolvere il problema, bensì su ciò che egli avrebbe fatto in base allo stato della tecnica, né nel ricorso sono indicati i passi che giustificherebbero l’assunto critico.
Anche questa censura è infondata. Premesso che l’accertamento dei requisiti costitutivi della novità intrinseca ed estrinseca di un modello di utilità è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se fondato su una motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta, il nucleo della critica della ricorrente principale è nell’uso che la corte ha fatto, per giustificare il giudizio di evidenza della soluzione adottata, di due anteriorità lontane nel tempo e attinenti ad altri articoli merceologici. La critica è tuttavia infondata.
Non si condivide, innanzi tutto, la tesi che nel giudizio in questione, dovendosi rifare allo stato dell’arte più vicino, non si potrebbero utilizzare documenti molto vecchi. La vicinanza dello stato dell’arte deve essere valutata in relazione ai settori della tecnica, e su questo punto la valutazione del giudice di merito, circa la prossimità dell’articolo vassoio del brevetto inglese e del telaio del brevetto francese, attiene al merito e si sottrae al sindacato di legittimità. Quanto alla prossimità temporale, invece, non si tratta di un requisito imposto dalle norme applicabili, né da criteri di logicità, potendo il decorso del tempo deporre per la volgarizzazione del trovato o del modello, piuttosto per il suo oblio.
In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato.
5. Con il suo ricorso incidentale, Candy censura il regolamento delle spese operato dalla corte territoriale, con riguardo a quelle del primo grado, rimesse allo stesso tribunale in sede di sentenza definitiva. Si deduce che al momento della pubblicazione della sentenza d’appello, il tribunale aveva già reso la pronuncia definitiva, pubblicata il 7 aprile 2003.
Il motivo, nella misura in cui si sottrae alla censura di genericità, é infondato. La parte, mentre allega che, al momento della pronuncia dell’impugnata sentenza (2 maggio 2003) il tribunale aveva già depositato la sentenza definitiva nel giudizio di primo grado, non riferisce il contenuto del regolamento delle spese del giudizio contenuto nella sentenza del tribunale. A parte ciò, è sufficiente rilevare che l’eventuale mancato o illegittimo regolamento delle spese nella sentenza del tribunale costituirebbe vizio di legittimità di quella sentenza, e non di quella impugnata nel presente giudizio di cassazione. Anche il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza prevalente della ricorrente principale, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Condanna
la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.100,00, di cui € 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, ilgiorno 14 febbraio 2008.
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